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Zusätzliche Kosten für Patentanwälte sind vom Abgemahnten regelmäßig nicht zu erstatten

BGH, Urteil vom 24.02.2011, Az. I ZR 181/09


Zusätzliche Kosten für Patentanwälte sind vom Abgemahnten regelmäßig nicht zu erstatten

Wird im Rahmen eines Abmahnverfahrens wegen einer Verletzung von Markenrechten die Konsultation eines Patentanwalts in Anspruch genommen, können die hieraus entstandenen Kosten nur dann beansprucht werden, wenn die Mitwirkung des Patentanwalts auch tatsächlich erforderlich war, entschied der BGH (BGH, Urteil vom 24.02.2011, Az. I ZR 181/09). Die Erforderlichkeit kann, so das Bundesgericht, nur dann angenommen werden, wenn der Patentanwalt Aufgaben wahrnahm, die zu seinem typischen Aufgabengebiet gehören und deshalb nicht vom üblichen Aufgabenfeld eines durchschnittlichen Rechtsanwalts umfasst sind.

Sachverhalt - Eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Fakten
Die Klägerin ist die Inhaberin einer im Jahr 2003 eingetragenen Wortmarke, die u. a. für Schmuckwaren Schutz entfaltet. Im Jahr 2007 wurde sie auf die Beklagte aufmerksam, die im November auf der Internetseite www.ebay.de unter Verwendung der Wortmarke der Klägerin mehrere Ohrstecker verkaufte. Die Klägerin betrieb deshalb ein Mahnverfahren gegen die Beklagte, in dem sie die Verletzung von Markenrechten geltend machen wollte. Verlangt wurde die Unterzeichnung einre strafbewehrten Unterlassungserklärung durch die Beklagte.

Die Besonderheit des Falls lag darin, dass die von der Klägerin initiierte Abmahnung nicht nur von einer Rechtsanwältin, sondern zusätzlich auch von einem Patentanwalt unterzeichnet wurde. Beide hatten für ihr Tätigwerden Gebühren berechnet. Diese beliefen sich auf insgesamt auf 4.161 € und sollten von der Beklagten getragen werden. Diese verweigerte die Zahlung, weil die Konsultation des Patentanwalts zu erheblichen Mehrkosten geführte habe, die die Klägerin allein zu tragen hätte. Vor Gericht begehrte die Klägerin nun die Erstattung der gesamten Kosten (Rechtsanwältin und Patentanwalt). Hiermit scheiterte sie sowohl vor den Landgericht als auch dem Oberlandesgericht. Beide hatten die Ersatzfähigkeit der Kosten des Patentanwalts verneint und der Klägerin nur einen Anspruch auf Erstattung des Honorars der Rechtsanwältin zugesprochen.

Kosten eines Patentanwalts nur in Ausnahmefällen erstattungsfähig – die Urteilsgründe
Auch der BGH schloss sich der Ansicht der Beklagten an. Diese musste die Kosten des Patentanwalts im Ergebnis also nicht zahlen.
Zu diesem Ergebnis gelangte der erste Zivilsenat, nachdem er die Unanwendbarkeit des Markengesetzes (MarkenG) festgestellt hatte. Dieses enthält mit § 140 Abs. 3 MarkenG eine Norm, welche für Kosten, die durch die Involvierung bzw. Konsultation eines Patentanwalts entstehen, gilt. In Fällen der vorliegenden Art, d. h. bei einer Befragung eines Patentanwalts außerhalb eines Patentrechtsstreits, sei § 14 in keiner Weise anwendbar, weswegen die Klägerin unter Berufung auf diese Norm nicht den Ersatz des Honorars ihres Patentanwalts verlangen könne.

Voraussetzung für die Erstattung des Honorars eines Patentanwalts außerhalb eines Patentrechtsstreits sei vielmehr, dass die Hinzuziehung des Patentanwalts für das konkrete Verfahren unumgänglich war. Dies ist – so die Karlsruher Bundesrichter – dann anzunehmen, wenn der Patentanwalt Aufgaben übernommen hat, die zu seinem typischen Aufgabengebiet gehören und von einem regulären Rechtsanwalt nur schwerlich verlangt werden können. Dies wurde bejaht, wenn etwa aufwendige Registerrecherchen notwendig sind. Genau dies hatte die Klägerin allerdings nicht dargelegt. Im vorliegenden Fall übernahm der Patentanwalt die Bestimmung der fraglichen Kennzeichnung. Eine Tätigkeit, die auch von zahlreichen Rechtsanwälten angeboten wird. Selbiges trifft auch auf die Verfassung der Abmahnung selbst so, führte der Senat aus. Vor allem Rechtsanwälte mit Erfahrung auf dem Gebiet des Markenrechts seien hierzu regelmäßig imstande. Die Konsultation des Patentanwalts war folglich nicht erforderlich, weswegen die Beklagte die hierdurch anfallenden Kosten auch nicht zu tragen hatte.

BGH, Urteil vom 24.02.2011, Az. I ZR 181/09

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