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Zur Geltendmachung von Ansprüchen wegen Patentverletzung

OLG Düsseldorf, Urteil vom 24.09.2015, Az. I-2 U 30/15


Zur Geltendmachung von Ansprüchen wegen Patentverletzung

Das OLG Düsseldorf hat entschieden, dass nur ein ausschließlicher Lizenznehmer gegen eine Patentrechtsverletzung vorgehen und etwaige Rechte aus dieser Verletzungshandlung herleiten kann (§§ 15, 139 PatG).

Im Umkehrschluss bedeutet diese Entscheidung, dass ein Lizenznehmer mit einer einfachen Lizenz nicht aktivlegitimiert ist, gegen die patentrechtsverletzende Partei vorzugehen. Dieses Recht steht alleine dem Patentinhaber und einem ausschließlichen Lizenznehmer zu. Der klagende Lizenznehmer hat die ausschließliche Lizenz und damit seine Aktivlegitimation zu beweisen. Eine einfache Lizenz liegt immer dann vor, wenn der Patentinhaber mehrere Lizenzen zur gleichen Zeit vergibt oder zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses bereits Lizenzen vergeben hat. Neben dem einfachen Lizenznehmer haben auch Drittparteien als Lizenznehmer das Recht auf eine vertragsgemäße Patentverwertung. Selbst wenn der Patentinhaber vor Abschluss einer ausschließlichen Lizenz bereits sogenannte einfache Lizenzen vergeben hat, werden diese nicht unwirksam. Dies bedeutet, dass der ausschließliche Lizenznehmer in diesem Fall kein Anrecht auf alleinige Verwertung der Patentsache hat und die Aktivitäten dritter Parteien zu dulden hat. Dieser Fall trifft auf die Klägerin zu. Aus diesem Grund sieht das Gericht sie als einfache Lizenznehmerin an, die gemäß §§ 139 ff PatG nicht aus eigenem Recht gegen die Patentrechtsverletzerin vorgehen kann.

Aktiv klagelegitimiert ist nur ein ausschließlicher Lizenznehmer. Er wird dem Patentinhaber aus originärem Recht gleichgestellt. Er ist berechtigt, aufgrund seines ausschließlichen Benutzungsrechts Ansprüche gemäß §§ 139 ff PatG gegen den Patentrechtsverletzer geltend zu machen. Ihm stehen die „ausschließlichen“ Verwertungsrechte aus einem Patent unter Ausschluss jeglicher Drittparteien zu. Allerdings entfaltet diese ausschließliche Lizenz keine Ausschließlichkeitswirkung, wenn sich der Patentinhaber vorbehält, weitere Lizenzen zu vergeben und sein Inhaberrecht an dem Patent nicht aufgibt. In diesem Streitfall liegen zweifelsfrei Lizenzverträge vor, die der Patentinhaber nicht nur mit der Verfügungsklägerin, sondern auch mit weiteren Lizenznehmern geschlossen hat. Die Verfügungsbeklagte hat diese Lizenzrechte Dritter mit Abschluss des Lizenzvertrages zwischen ihr und dem Patentinhaber explizit anerkannt. Gemäß § 15 PatG bleiben die vor dem Vertragsabschluss bereits erteilten einfachen Lizenzen weiterhin gültig. Die Rechtsfolge dieser ungekündigten und fortbestehenden einfachen Lizenzen ist, dass die Verfügungsbeklagte als einfache Lizenznehmerin anzusehen ist, die ihre Lizenzrechte aus dem Patent nicht unter Ausschluss der Drittparteien verwerten darf. Eine ausschließlich wirksame Lizenz kommt nur dann in Frage, wenn keine Deckung mit den weiteren Nutzungsrechten besteht. Diese Deckung liegt dann nicht vor, wenn die ausschließliche Lizenz über die Nutzungsrechte der dritten Parteien hinausgeht. Diese weitgehenden ausschließlichen Nutzungsrechte konnte die Verfügungsklägerin im Streitfall jedoch nicht glaubhaft darlegen. Ein alleiniges Nutzungsrecht kann auch neben weiterhin bestehenden einfachen Lizenzen gegeben sein, allerdings nur dann, wenn diese Lizenz dem Nutzer innerhalb des ihm überlassenen Patentbereichs die alleinige Ausbeutung des Patents unter Ausschluss weiterer Mitbewerber garantiert. Dem ausschließlichen Lizenznehmer steht die alleinige Erfindungsbenutzung innerhalb des vertraglich festgelegten Patentbereichs zu. Aus dem Lizenzvertrag ergibt sich, dass der Patentinhaber der Verfügungsbeklagten alle Rechte und Pflichten aus den Lizenzen mit den weiteren Parteien D und P übertragen hat. Aus diesem Grund ist die Verfügungsklägerin der Ansicht, dass sie als ausschließliche Lizenznehmerin anzusehen sei und das Recht habe, gegen die Patentrechtsverletzerin vorzugehen.

Nach deutschen Recht kann eine Vertragsübernahme jedoch nur durch ein einheitliches Rechtsgeschäft vorgenommen werden. Dies bedeutet, dass die Vertragsübernahme nur durch Mitwirkung aller Beteiligten eine rechtliche Wirkung entfaltet. Die aus der Lizenz ausscheidenden Parteien D und P müssen neben dem Patentinhaber und der Verfügungsbeklagten als ausschließlicher Lizenznehmerin in einen dreiseitigen Vertrag eintreten und ihre Lizenzrechte an die Verfügungsbeklagte abtreten. Diese konnte jedoch nicht glaubhaft beweisen, dass die Drittparteien D und P ihre Rechte durch einen derartigen Vertrag an sie abgetreten haben. Vielmehr hat es den Anschein, dass die Drittparteien über die Lizenzvereinbarung zwischen dem Patentinhaber und der Verfügungsbeklagten nicht informiert sind. Laut Vertrag besteht eine Vereinbarung dahingehend, dass der Lizenznehmer P umgehend von der Vereinbarung zugunsten der Verfügungsklägerin zu informieren ist. Die Beweislage lässt allerdings den Schluss zu, dass diese Information an P nicht erteilt wurde. Hinsichtlich des Lizenznehmers D besteht keine Vereinbarung, die Verfügungsbeklagte tritt ihm gegenüber rechtlich nicht in Erscheinung. Nach dem Schutzlandprinzip (lex loci protections) ist das Recht des Landes anzuwenden, in dem das jeweilige Patent erteilt wurde. In diesem Fall liegt ein deutsches Patent aus einem europäischen Schutzrecht vor, das auf der Grundlage eines US-Patents erteilt wurde.

Aufgrund der vorliegenden Beweislage ist die Verfügungsbeklagte als einfache Lizenznehmerin anzusehen, die gemäß §§ 139 ff PatG keine eigenen Rechte aus dem Patent herleiten kann. Unterlassungsansprüche und Schadenersatz gegen die Patentrechtsverletzerin stehen ihr nicht zu. Eine Klagebefugnis kann sich nur auf der Grundlage einer gewillkürten Prozessstandschaft ergeben, die sich dadurch auszeichnet, dass die Klägerin keine eigenen Rechte aus dem Patent geltend macht, sondern im Namen des Patentinhabers und Lizenzgebers. Da eine Prozessführungsermächtigung zwischen dem Patentinhaber und der Verfügungsbeklagten nicht vorliegt, fällt diese Option gleichfalls weg.

Die Berufung ist daher zurückzuweisen und die Verfügungsklägerin hat die Kosten zu tragen.

OLG Düsseldorf, Urteil vom 24.09.2015, Az. I-2 U 30/15

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