Schadensersatzanspruch für Miterfinder
In einer Entscheidung vom 27.09.2016 unter dem Aktenzeichen X ZR 163/12 hatte sich der Bundesgerichtshof mit der Problematik einer Anmeldung zum Patent seitens eines Miterfinders zu beschäftigen, wenn mehreren Miterfindern die Rechte an der Erfindung in Bruchteilsgemeinschaft zustehen.
Der Verfahrensgang
Die in Belgien geschäftsansässigen Kläger und die Beklagten arbeiteten seit dem Jahr 2002 zusammen und erfanden ein spezielles Beschichtungsverfahren. Unter dem 23.12.2005 meldeten nun die Beklagten beim Europäischen Patentamt dieses Beschichtungsverfahren an, und zwar unter der Inanspruchnahme der Priorität der gleichfalls nur von den Beklagten unter dem 19.01.2005 vorgenommenen und am 20.07.2016 veröffentlichten deutschen Patentanmeldung. Hierbei haben sich die Beklagten als die alleinigen Erfinder bezeichnet. Die Kläger begehrten hieraufhin Schadensersatz. Sie reichten beim Landgericht München Klage ein und beantragten u. a. zur Vorbereitung von Schadensersatzansprüchen die Verurteilung der Beklagten auf Auskunftserteilung und Rechnungslegung u. a. für die Zeit bis zur Klagezustellung und die Feststellung des Bestehens eines Schadensersatzanspruchs dem Grunde nach. In zweiter Instanz hat das Oberlandesgericht München unter Abweisung der Feststellungsklage die Auskunfts- und Rechnungslegungsansprüche erst für die Zeit ab Klagezustellung anerkannt. Nach erfolgreicher Nichtzulassungsbeschwerde wurde die Revision der Kläger zugelassen, soweit das Oberlandesgericht München die Feststellungsklage der Kläger abgewiesen und die Auskunfts- und Rechnungslegungsansprüche für die Zeit bis zur Klageerhebung verneint hatte.
Die Entscheidung des Bundesgerichtshofs
Die Revisionsinstanz hat die Rechtsauffassungen des Oberlandesgerichts verworfen. Den Klägern steht nach Auffassung des Bundesgerichtshofs ein Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruch auch für die Zeit bis zur Klageerhebung zu. Den Klägern stünde nämlich wegen der unberechtigten Patentanmeldung ein Schadensersatzanspruch zu. Das Berufungsgericht sei zwar zutreffend davon ausgegangen, dass sich das Verhältnis der Parteien nach dem Recht der Bruchteilsgemeinschaft gem. §§ 741 ff BGB beurteilte. Im Rahmen seiner weiteren rechtlichen Erwägungen erteilte der Bundesgerichtshof der Auffassung des Berufungsgerichts, die Beklagten hätten aufgrund ihrer Mitberechtigung an der Erfindung im Rahmen der Patentanmeldungen nicht rechtswidrig gehandelt, eine Absage. Die Verwaltung eines gemeinschaftlichen Gegenstandes stünde gem. § 744 Abs. 1 BGB allen Teilhabern nur gemeinsam zu. Anderes gelte gem. § 744 Abs. 2 BGB lediglich für reine Erhaltungsmaßnahmen. Ob die Anmeldung der Erfindung zum Patent im vorliegenden Fall eine reine Erhaltungsmaßnahme gewesen sei, sei im Ergebnis unbeachtlich. Die Beklagten hätten jedenfalls bereits deshalb rechtswidrig gehandelt, weil sie sich zu Unrecht als alleinige Erfinder bezeichnet hätten. Dies begründete auch einen Verstoß gegen § 37 Abs. 1 PatG. Gem. dieser Vorschrift müsse der Anmelder eines Patents eventuelle Mitberechtigte an der Erfindung angeben. Hiergegen sei beklagtenseitig verstoßen worden, sodass die Beklagten die äußeren Voraussetzungen für die alleinige Verwertung der Erfindung geschaffen hätten. Mit diesen nachvollziehbaren Erwägungen gelangte der Bundesgerichtshof zu dem Ergebnis, dass den Klägern bereits seit dem 20.07.2006, nämlich dem Zeitpunkt der Veröffentlichung der Patentanmeldung, der beantragte Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruch vorliegt. Folgerichtig gelangte der Bundesgerichtshof zu der Entscheidung, dass die Beklagten den Klägern den aus der Pflichtverletzung entstehenden Schaden zu ersetzen hätten. Die Beklagten meinten zwar, ein Schaden der Klägerseite käme nicht in Betracht, weil es für erlittene Vermögensnachteile keine Anhaltspunkte gebe. Zudem sei der Anspruch auf Auskunfts- und Rechnungslegung nicht auf die Ermittlung der Grundlagen für eine Schadensbezifferung gerichtet. Dieser Auffassung schloss sich der Bundesgerichtshof jedoch nicht an. Die Revisionsinstanz geht insoweit zu Recht davon aus, dass aus der ungerechtfertigten Alleinanmeldung der Schutzrechte die Beklagtenseite zum Ausgleich sämtlicher Vermögensnachteile verpflichtet sei, die die Klägerseite durch Alleinanmeldung und der hieraus folgenden formellen Alleinberechtigung der Beklagten erlitten habe. Dies schließt nach Auffassung des Bundesgerichtshofs auch den der Klägerseite entgangenen Ausgleich der Vorteile ein, nämlich jener Vorteile, die die Beklagten aus der Nutzung des zum Patent angemeldeten Gegenstands gezogen haben.
BGH, Urteil vom 27.09.2016, Az. X ZR 163/12
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