Berechnung des Schadensersatzes bei Markenverletzung: Lizenzanalogie u.a.

Eine Marke ist mehr als nur ein Name oder ein Logo – sie ist das Aushängeschild eines Unternehmens, ein Zeichen für Qualität und Wiedererkennung. Doch was passiert, wenn eine Marke missbraucht wird? Wenn Nachahmer sich an fremden Reputationen bereichern oder Konkurrenten bewusst Markenrechte verletzen?

Die Antwort darauf liefert das Markenrecht: Wer eine Marke unrechtmäßig nutzt, muss dafür finanziell geradestehen. Doch die zentrale Frage bleibt: Wie hoch ist der Schaden eigentlich?

Hier beginnt die Schadensberechnung bei Markenverletzungen – ein komplexes, aber entscheidendes Thema für Markeninhaber und Gerichte gleichermaßen. Unternehmen stehen vor der Herausforderung, ihren finanziellen Verlust zu beziffern, während Verletzer häufig versuchen, ihre Haftung kleinzurechnen.

Zur Bestimmung des Schadens gibt es drei etablierte Berechnungsmethoden:

• Die Lizenzanalogie: Der Verletzer muss zahlen, als hätte er die Marke offiziell lizenziert.
• Die Herausgabe des Verletzergewinns: Der gesamte Gewinn, den der Verletzer mit der Marke erzielt hat, kann abgeschöpft werden.
• Die konkrete Schadensberechnung: Der Markeninhaber muss seinen tatsächlichen finanziellen Verlust nachweisen.

Doch die Wahl der Methode kann über Millionenbeträge entscheiden – und nicht immer hat der Markeninhaber Anspruch auf Schadensersatz. So hat der Bundesgerichtshof (BGH) jüngst klargestellt, dass kein Schadensersatz gewährt wird, wenn eine Marke nur unentgeltlich lizenziert wird (BGH, Urteil vom 16.12.2021, Az. I ZR 201/20 – ÖKO-TEST III).

Dieser Artikel beleuchtet die wichtigsten Methoden der Schadensberechnung bei Markenverletzungen, zeigt anhand relevanter Urteile auf, wie Gerichte die Schadenshöhe festlegen und erläutert, warum strategische Entscheidungen über die Berechnungsmethode über Erfolg oder Misserfolg einer Klage entscheiden können.

Das Wichtigste in Kürze:

• Drei Berechnungsmethoden für Schadensersatz: Markeninhaber können zwischen der Lizenzanalogie (fiktive Lizenzgebühr), der Herausgabe des Verletzergewinns und der konkreten Schadensberechnung wählen – eine Kombination ist jedoch ausgeschlossen (BGH, Urteil vom 29.07.2009, Az. I ZR 87/07 – Zoladex).
• Maximaler Schadensersatz durch strategische Wahl: Die Lizenzanalogie eignet sich für standardmäßig lizenzierte Marken, während die Herausgabe des Verletzergewinns bei klarer Kausalität lukrativ ist (z. B. 100 % Gewinnabschöpfung bei „Ahoj-Brause“-T-Shirts, OLG Hamburg, Az. 5 U 38/04). Eine konkrete Schadensberechnung ist nur bei zweifelsfreiem Nachweis von Umsatzeinbußen sinnvoll.
• Kein Schadensersatz bei unentgeltlicher Lizenzierung: Falls eine Marke ausschließlich kostenlos lizenziert wird, kann kein Schadensersatz nach der Lizenzanalogie oder Gewinnabschöpfung gefordert werden (BGH, Urteil vom 16.12.2021, Az. I ZR 201/20 – ÖKO-TEST III). Markeninhaber sollten daher klare Lizenzstrategien verfolgen, um Ansprüche zu sichern.

Übersicht:

Schadensberechnung und Schadenshöhe
Konkrete Schadensberechnung
Lizenzanalogie
Herausgabe des Verletzergewinns

Schadensberechnung und Schadenshöhe

Grundlagen des Schadensersatzanspruchs bei Markenverletzungen

Nach den allgemeinen Regeln des Markenrechts steht dem Markeninhaber ein Schadensersatzanspruch zu, wenn eine Markenrechtsverletzung vorliegt. Voraussetzung hierfür ist, dass der Verletzer schuldhaft handelt, also zumindest fahrlässig oder vorsätzlich gegen die Markenrechte des Inhabers verstößt. Dabei wird der Schaden als gegeben vorausgesetzt, sobald die Markenrechtsverletzung feststeht (vgl. OLG Düsseldorf, Urteil vom 26.06.2012, Az. I-20 U 103/11 – Charité).

Die rechtliche Grundlage bildet § 14 Abs. 6 MarkenG, wonach dem geschädigten Markeninhaber drei alternative Methoden zur Schadensberechnung offenstehen:

• Konkrete Schadensberechnung (tatsächlich erlittene Vermögenseinbußen)
• Lizenzanalogie (fiktive Lizenzgebühren)
• Herausgabe des Verletzergewinns (Gewinnabschöpfung beim Verletzer)

Der Geschädigte kann sich für eine der drei Methoden entscheiden, eine Kombination ist jedoch ausgeschlossen (sog. Verbot der Schadensvermengung, vgl. BGH, Urteil vom 29.07.2009, Az. I ZR 87/07 – Zoladex). Allerdings kann bis zur letzten mündlichen Verhandlung zwischen den Berechnungsmethoden gewechselt werden. Das ist insbesondere dann relevant, wenn sich im Prozess herausstellt, welche Methode die höchste Schadensersatzsumme ergibt.

Ein weiterer relevanter Aspekt ist der Marktverwirrungsschaden, der unabhängig von der gewählten Methode immer ersetzt werden muss. Dieser Schaden resultiert aus der Irreführung der Verbraucher über die Herkunft oder Qualität der Produkte und wird vom Gericht vermutet (vgl. BGH, Urteil vom 29.10.1998, Az. I ZR 125/96 – Cefallone).

Schadenshöhe und gerichtliche Praxis

Die Schadenshöhe hängt maßgeblich von der gewählten Berechnungsmethode ab. Gerichte orientieren sich dabei an verschiedenen Faktoren:

• Bei der konkreten Schadensberechnung an entgangenem Gewinn, Marktanteilsverlusten oder zusätzlichen Werbekosten zur Wiederherstellung der Markenstellung.
• Bei der Lizenzanalogie an branchenüblichen Lizenzsätzen für vergleichbare Marken.
• Bei der Herausgabe des Verletzergewinns an dem wirtschaftlichen Vorteil, den der Markenverletzer durch die unbefugte Nutzung der Marke erzielt hat.

Schadensschätzungen durch das Gericht

Nach § 287 ZPO haben Gerichte eine gewisse Freiheit bei der Schätzung des Schadens. Das bedeutet, dass im Zweifelsfall eine angemessene Schätzung des Schadens vorgenommen werden kann, selbst wenn der Kläger nicht jeden einzelnen wirtschaftlichen Nachteil exakt nachweisen kann.

Marktverwirrungsschaden als eigenständige Schadensposition

Der Marktverwirrungsschaden wird regelmäßig als Zusatzkomponente des Schadensersatzes anerkannt. Dabei geht es um die Schädigung des Markenimages, die durch die Verwechslungsgefahr entsteht. Laut BGH (Urteil vom 29.07.2009, Az. I ZR 169/07 – BTK) kann dieser Schaden auch durch immaterielle Schäden wie Vertrauensverlust beim Kunden oder eine Verwässerung der Marke entstehen.

Beispiel:

Ein Unternehmen nutzt die Marke eines Konkurrenten für qualitativ minderwertige Produkte. Die Kunden sind enttäuscht und schreiben negative Bewertungen, die sich auch auf die Originalmarke auswirken. Der Marktverwirrungsschaden besteht hier in der Rufschädigung der Marke.

Bedeutung der richtigen Wahl der Berechnungsmethode

Da sich die gewählte Berechnungsmethode erheblich auf die Höhe des Schadensersatzes auswirkt, sollte sie strategisch gewählt werden.

• Bei einer bekannten und hochpreisigen Marke (z. B. Rolex, Apple) kann die Herausgabe des Verletzergewinns besonders lukrativ sein.
• Bei einer weniger etablierten Marke bietet sich häufig die Lizenzanalogie an, wenn der Markeninhaber normalerweise Lizenzen vergibt.
• Wenn dem Markeninhaber konkrete finanzielle Schäden entstehen (z. B. Umsatzeinbußen), ist die konkrete Schadensberechnung sinnvoll.

Die Schadensberechnung bei einer Markenrechtsverletzung folgt klaren Regeln und eröffnet dem Markeninhaber unterschiedliche Berechnungsmethoden. Die Wahl der Methode kann erhebliche Auswirkungen auf die Höhe des Schadensersatzes haben, weshalb eine fundierte strategische Entscheidung erforderlich ist. Neben den finanziellen Aspekten ist auch der Marktverwirrungsschaden ein wesentlicher Faktor, der nicht außer Acht gelassen werden sollte. Durch die flexible Möglichkeit, bis zur letzten mündlichen Verhandlung zwischen den Berechnungsmethoden zu wechseln, bietet das Markenrecht effektiven Schutz vor wirtschaftlichen Schäden durch Markenverletzungen.

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Konkrete Schadensberechnung

Die konkrete Schadensberechnung ist eine Methode zur Bestimmung des tatsächlichen Schadens, der einem Markeninhaber durch eine Markenverletzung entstanden ist. Die Berechnung erfolgt nach den allgemeinen Vorschriften des Schadensersatzrechts, insbesondere nach §§ 249 ff. BGB. Sie umfasst vor allem den entgangenen Gewinn gemäß § 252 BGB, der normalerweise eingetreten wäre, wenn die Markenverletzung nicht erfolgt wäre.

Obwohl die konkrete Schadensberechnung auf eine exakte Ermittlung des tatsächlichen Schadens abzielt, steht sie in der Praxis vor erheblichen Beweisschwierigkeiten. Aufgrund der strengen Anforderungen an den Nachweis wird sie von Markeninhabern selten gewählt. Stattdessen greifen sie häufig auf die fiktive Lizenzanalogie oder die Herausgabe des Verletzergewinns zurück.

Rechtliche Grundlagen der konkreten Schadensberechnung

Allgemeine Schadensberechnung nach § 249 BGB

Nach § 249 Abs. 1 BGB gilt der Grundsatz der Naturalrestitution: Der Geschädigte ist so zu stellen, wie er ohne das schädigende Ereignis gestanden hätte. Ist eine Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands nicht möglich oder wirtschaftlich unzumutbar, erfolgt eine monetäre Entschädigung.

Entgangener Gewinn gemäß § 252 BGB

Ein zentraler Bestandteil der konkreten Schadensberechnung ist der entgangene Gewinn. Nach § 252 Satz 1 BGB umfasst der Schaden auch den entgangenen Gewinn, d. h. den Betrag, den der Geschädigte ohne die Markenverletzung mit hoher Wahrscheinlichkeit erzielt hätte. § 252 Satz 2 BGB erleichtert dem Geschädigten den Beweis, indem er den entgangenen Gewinn als denjenigen definiert, der gewöhnlich aufgrund eines vergleichbaren Geschäftsverlaufs zu erwarten gewesen wäre.

Schätzung des Schadens nach § 287 ZPO

Da die genaue Bezifferung des Schadens oft schwierig ist, kann das Gericht nach § 287 Abs. 1 ZPO die Schadenshöhe nach freier Überzeugung schätzen. Die Schätzung darf jedoch nicht rein spekulativ erfolgen – es müssen objektiv nachvollziehbare Grundlagen für die Berechnung vorliegen.

Beweispflichten des Markeninhabers

Obwohl § 252 Satz 2 BGB eine Erleichterung darstellt, liegt die Darlegungs- und Beweislast grundsätzlich beim Markeninhaber. Er muss dem Gericht eine Basis für die Schätzung bieten. Dazu gehören:

• Umsatz- und Gewinnzahlen aus der Vergangenheit
• Marktanalysen zur Umsatzentwicklung ohne die Verletzung
• Vergleichbare Geschäftsabschlüsse vor und nach der Verletzung

Probleme und Herausforderungen der konkreten Schadensberechnung

Schwierigkeit des Kausalitätsnachweises

Einer der Hauptgründe, warum die konkrete Schadensberechnung in der Praxis selten Anwendung findet, ist die Schwierigkeit, eine direkte Kausalität zwischen der Markenverletzung und dem Umsatzrückgang nachzuweisen. In der Praxis kann der Rückgang auch durch:

• Saisonale Schwankungen
• Allgemeine Marktentwicklung
• Wirtschaftliche Krisen oder andere externe Faktoren bedingt sein.

Wenn der Markeninhaber nicht klar belegen kann, dass genau durch die Markenverletzung ein Umsatzrückgang entstanden ist, wird seine Schadensersatzforderung oft nicht anerkannt.

Offenlegung sensibler Geschäftsgeheimnisse

Um den Schaden nachzuweisen, muss der Markeninhaber häufig interne Geschäftsunterlagen offenlegen. Dazu gehören:

• Detaillierte Umsatzberichte
• Kalkulationen und Preisstrategien
• Gewinnmargen und Produktionskosten

Dies kann problematisch sein, insbesondere wenn die Offenlegung dieser Informationen den Wettbewerb beeinflussen könnte.

Gerichtliche Praxis und Beweisanforderungen

Gerichte haben in mehreren Urteilen bestätigt, dass eine Schätzung nach § 287 ZPO zwar möglich ist, aber eine ausreichende Tatsachengrundlage bestehen muss. Beispiele:

• BGH, Urteil vom 21.01.2016, Az. I ZR 90/14: Der Markeninhaber muss eine plausible Grundlage für die Schadensberechnung liefern.
• OLG Köln, Urteil vom 24.01.2014, Az. I-6 U 111/13: Die Offenlegung von Unternehmenszahlen kann erforderlich sein, um die Schätzung des entgangenen Gewinns zu ermöglichen.

Wenn der Markeninhaber keine belastbaren Zahlen vorlegt, wird die konkrete Schadensberechnung vom Gericht häufig abgelehnt.

Die konkrete Schadensberechnung gemäß §§ 249 ff. BGB und § 252 BGB stellt hohe Anforderungen an den Nachweis des entgangenen Gewinns. Aufgrund der Schwierigkeiten in der Kausalitätsfeststellung und der Notwendigkeit der Offenlegung interner Daten wird sie in der Praxis selten genutzt. Stattdessen greifen Markeninhaber häufig auf die fiktive Lizenzanalogie oder die Herausgabe des Verletzergewinns zurück.

Die konkrete Schadensberechnung bleibt dennoch eine wichtige Option für Fälle, in denen sich der finanzielle Schaden eindeutig und nachweisbar ermitteln lässt. Gerichte haben in der Vergangenheit betont, dass eine grobe Schätzung nach § 287 ZPO möglich ist, jedoch nur dann, wenn der Markeninhaber eine belastbare Tatsachengrundlage liefert.

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Lizenzanalogie

Die Lizenzanalogie ist die häufigste Methode zur Berechnung von Schadensersatz bei Markenverletzungen, da sie einen objektiven Maßstab für die Bestimmung der Höhe des Schadens bietet. Sie beruht auf der Fiktion, dass der Verletzer eine angemessene Lizenzgebühr hätte zahlen müssen, wenn er die Marke rechtmäßig genutzt hätte.

Die Methode wird von Gerichten bevorzugt, da sie im Vergleich zur konkreten Schadensberechnung:

• keinen Nachweis eines Umsatzrückgangs erfordert,
• keine Offenlegung sensibler Geschäftsdaten notwendig macht,
• einen klaren Berechnungsrahmen bietet.

Gerichte stützen sich dabei auf bestehende Lizenzverträge in der jeweiligen Branche oder auf frühere Entscheidungen, um den Marktwert der Markenlizenz zu bestimmen.

Grundsätze der Berechnung der fiktiven Lizenzgebühr

Die Lizenzgebühr wird anhand folgender Faktoren bestimmt:

1. Marktübliche Lizenzsätze: Vergleichswerte aus Branchen mit ähnlichen Markenrechten.
2. Bekanntheitsgrad der Marke: Je stärker die Marke, desto höher die Lizenz.
3. Verwechslungsgefahr und Nutzungskontext: Schwere der Markenverletzung.
4. Dauer der Nutzung: Langfristige Nutzung führt zu höheren Lizenzsätzen.
5. Verwendete Berechnungsmethode: Umsatzlizenz, Stücklizenz oder Pauschallizenz.

Gerichtliche Maßstäbe für die Festsetzung der Lizenzhöhe

• BGH, Urteil vom 22.09.2021 (I ZR 20/21 – Layher): Die Lizenzgebühr muss sich an realistischen Marktwerten orientieren; ein Verletzerzuschlag ist unzulässig.
• BGH, Urteil vom 29.07.2009 (I ZR 169/07 – BTK): Maßgeblich ist die objektive Marktüblichkeit der Lizenzgebühr.
• OLG Köln, Urteil vom 08.11.2013 (Az. 6 U 34/13 – Fair Play): Marktverwirrungsschäden können bei der Bemessung der Lizenzhöhe berücksichtigt werden.

Diese Urteile bestätigen, dass Gerichte eine detaillierte Einzelfallprüfung vornehmen und eine angemessene, branchenübliche Lizenzgebühr als Grundlage wählen.

Berechnungsmodelle der Lizenzgebühr

Umsatzbasierte Lizenzgebühr

Eine der häufigsten Methoden, bei der die Lizenzgebühr als Prozentsatz vom Umsatz des Verletzers berechnet wird.

• Regelmäßige Lizenzspanne: 1 % – 5 % des Nettoumsatzes
• Höhere Werte bei international bekannten Marken oder Premium-Produkten

Gerichtliche Beispiele:

• 5 % Umsatzlizenz für den Verkauf von Auto-Fußmatten mit dem Aufdruck „Mercedes“ (LG Düsseldorf, Urteil vom 23.05.2001, Az. 2 a O 435/00).
• 2 % Umsatzlizenz für markenrechtsverletzende Werbung eines Spielhallenbetreibers (OLG Köln, Urteil vom 08.11.2013, Az. 6 U 34/13).
• 8 % Umsatzlizenz für die Verwendung einer bekannten Automarke in einer Werbeschrift für Autoinspektionen (OLG Hamburg, Urteil vom 09.02.2017, Az. 5 U 222/12).

Stücklizenz

Bei Einzelverkäufen wird eine feste Lizenzgebühr pro verkauftem Artikel angesetzt.

• Beispiel: Einmaliger Verkauf einer Handyhülle mit markenrechtsverletzender Kennzeichnung für 4,29 € → Lizenzsatz von 1 %, Schadensersatz: 0,05 € (OLG Düsseldorf, Urteil vom 12.05.2015, Az. I-20 U 92/14).
• 1,31 % Stücklizenz für eine Markenverletzung bei Schneidwaren, Schadensersatz: 326.689,60 € (OLG Hamm, Urteil vom 25.06.2009, Az. 4 U 8/09).

Pauschallizenz

Bei bestimmten Markenverletzungen wird ein Pauschalbetrag als Lizenzgebühr angesetzt, etwa wenn die Marke für Werbung oder Veranstaltungen genutzt wurde.

Beispiele aus der Rechtsprechung:

• 750 € Lizenzgebühr für eine „Ballermann-Party“, die ohne Erlaubnis der Marke „Ballermann“ beworben wurde (OLG München, Urteil vom 27.09.2018, Az. 6 U 1304/18).
• 15 % Lizenzgebühr für den Verkauf von 4.960 Hugo-Boss-T-Shirts ohne Lizenz, (OLG München, Urteil vom 07.06.2001, Az. 29 U 2003/01).
• 5 % Lizenzgebühr für die Nutzung der Marke „Miss 17“ in einem Bekleidungsgeschäft neben einem „Görtz 17“-Laden (OLG Hamburg, Urteil vom 14.12.2005, Az. 5 U 200/04).

Fazit: Warum die Lizenzanalogie die effektivste Methode ist

Die Lizenzanalogie bietet eine praxisnahe, objektiv messbare Methode, um den Schadensersatz bei Markenverletzungen zu berechnen. Ihre Vorteile:

• Gerichtliche Akzeptanz: Durch viele Urteile bestätigt.
• Kein Kausalitätsnachweis erforderlich: Entlastung des Markeninhabers.
• Keine Offenlegung sensibler Geschäftsdaten: Schutz interner Unternehmensinformationen.
• Klar definierte Berechnungsmethoden: Umsatzlizenz, Stücklizenz oder Pauschallizenz.
• Flexibel auf verschiedene Branchen anwendbar: Von Luxusmarken über Werbung bis hin zu Einzelprodukten.

Die Rechtsprechung zeigt, dass die Lizenzanalogie effizient und fair ist, da sie den Verletzer nicht besser, aber auch nicht schlechter stellt als einen rechtmäßigen Lizenznehmer.

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Herausgabe des Verletzergewinns

Grundlagen der Herausgabe des Verletzergewinns

Gemäß § 14 Abs. 6 Satz 2 MarkenG kann der Markeninhaber verlangen, dass der Verletzer den durch die Markenverletzung erzielten Gewinn herausgibt.

Diese Methode basiert auf dem Prinzip, dass sich niemand durch eine rechtswidrige Handlung bereichern darf.

Berechnung des Verletzergewinns

Die Berechnung erfolgt in mehreren Schritten:

1. Bestimmung des Gesamtgewinns des Verletzers aus der Nutzung der Marke.
2. Abzug von Kosten, die in direktem Zusammenhang mit der Markenverletzung stehen.
3. Festlegung der Kausalitätsquote, d. h. welcher Teil des Gewinns direkt durch die Markenverletzung entstanden ist.

Gerichtliche Maßstäbe zur Gewinnabschöpfung

• BGH, Urteil vom 14.05.2009 (I ZR 98/06 – Tripp-Trapp-Stuhl)
  → Der gesamte Verletzergewinn muss zunächst berechnet werden, bevor eine Quote für die Markenverletzung bestimmt wird.
• BGH, Urteil vom 21.09.2006 (I ZR 6/04 – Steckverbindergehäuse)
  → Kosten, die nicht direkt mit der Markenverletzung zusammenhängen (z. B. allgemeine Betriebskosten), können nicht abgezogen werden.
• BGH, Urteil vom 03.09.2013 (X ZR 130/12 – Kabelschloss)
  → Das Gericht kann nach freiem Ermessen den Gewinnanteil festlegen, der durch die Verletzung entstanden ist.

Vorteile der Gewinnabschöpfung

Kann sehr hohe Schadenssummen ergeben: Insbesondere bei Produkten, bei denen die Marke einen entscheidenden Verkaufsfaktor darstellt.
Zielgerichtete Bestrafung des Verletzers: Verhindert, dass der Verletzer von seiner rechtswidrigen Handlung profitiert.

Nachteile der Gewinnabschöpfung

Schwierige Kausalitätsbestimmung: Nur der Gewinnanteil, der direkt durch die Markenverletzung entstanden ist, kann abgeschöpft werden.
Streit über abziehbare Kosten: Verletzer versuchen oft, möglichst viele Kosten geltend zu machen, um den herauszugebenden Betrag zu reduzieren. 

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