Rechtserhaltende Benutzung von Marken im Markenrecht: Wichtige Hinweise

Ein Unternehmen investiert Zeit, Geld und kreative Energie in den Aufbau einer starken Marke. Doch was, wenn diese Marke – trotz offizieller Eintragung – plötzlich angegriffen oder sogar gelöscht wird? Viele Markeninhaber wiegen sich in falscher Sicherheit und übersehen eine entscheidende Pflicht: die rechtserhaltende Benutzung.

Das Markenrecht schützt eine eingetragene Marke nicht unbegrenzt – vielmehr muss sie nach einer Schonfrist von fünf Jahren tatsächlich genutzt werden. Wird sie nicht ernsthaft und markenmäßig verwendet, kann sie durch Konkurrenten angegriffen und aus dem Register gelöscht werden. Dieser Mechanismus dient dazu, zu verhindern, dass Unternehmen sich Markennamen „auf Vorrat“ sichern, ohne diese im geschäftlichen Verkehr einzusetzen.

Besonders brisant: Die Beweislast liegt beim Markeninhaber. In Verfahren wegen Markenverletzung oder Widersprüchen kann der Gegner die Einrede der Nichtbenutzung erheben. In diesem Fall muss der Inhaber nachweisen, dass die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre tatsächlich für die eingetragenen Waren oder Dienstleistungen genutzt wurde. Gelingt dies nicht, droht der vollständige Rechtsverlust – selbst wenn die Marke noch im Register steht.

Doch es gibt Möglichkeiten, sich zu verteidigen. In diesem Artikel erfahren Sie:
✔ Wann eine Marke als rechtserhaltend benutzt gilt
✔ Welche Nachweise akzeptiert werden
✔ Welche juristischen Fallstricke existieren
✔ Ob die nachträgliche Nutzung die Nichtbenutzung heilen kann
✔ Welche aktuellen Urteile Markeninhaber kennen sollten

Wer den Schutz seiner Marke langfristig sichern will, muss strategisch handeln. Lesen Sie weiter und erfahren Sie, wie Sie verhindern, dass Ihre Marke – trotz Eintragung – plötzlich wertlos wird.

Das Wichtigste in Kürze:

• Markenschutz nur durch Nutzung: Eine Marke bleibt nur geschützt, wenn sie innerhalb von 5 Jahren ernsthaft im geschäftlichen Verkehr genutzt wird (§ 26 MarkenG, Art. 18 UMV). Andernfalls kann sie durch Konkurrenten wegen Nichtbenutzung gelöscht werden (§ 49 MarkenG).

• Nachweis der Nutzung entscheidend: In Widerspruchs- und Verletzungsverfahren kann die Gegenseite die Einrede der Nichtbenutzung (§ 25 Abs. 2 MarkenG) erheben. Der Markeninhaber muss dann mit Rechnungen, Verkaufszahlen, Werbung und Verpackungen belegen, dass die Marke tatsächlich genutzt wurde – sonst verliert er seinen Schutz.

• Späte Nutzung heilt nicht immer: Die Wiederaufnahme der Nutzung kann den Markenschutz nur dann retten, wenn sie erfolgt, bevor ein Löschungsantrag gestellt wurde. Erfolgt die Nutzung erst nach Einleitung des Löschungsverfahrens, bleibt die Marke in der Regel unwiderruflich löschungsreif (EuGH, C-609/11 – „Centrotherm“).

Übersicht:

Was ist eine markenmäßige Benutzung?
Was ist die Benutzungsschonfrist?
Was ist der Benutzungszwang im Markenrecht?
Was ist der Benutzungsnachweis?
Wann gilt eine Marke als benutzt?
Muss man die Benutzung bei der Eintragung nachweisen?
Muss man die Benutzung proaktiv nachweisen?
Was ist die Nichtbenutzungseinrede?
Heilt die Wiederaufnahme der Benutzung die Nichtbenutzung?
Kann die Marke wegen Nichtbenutzung angegriffen werden und kann man sich dagegen wehren?

Was ist eine markenmäßige Benutzung?

Die markenmäßige Benutzung ist ein zentraler Begriff im Markenrecht und ein entscheidendes Kriterium für die Aufrechterhaltung des Markenschutzes. Sie bezeichnet die ernsthafte und tatsächliche Nutzung einer Marke für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde. Eine markenmäßige Benutzung liegt dann vor, wenn die Marke dazu dient, die Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu kennzeichnen und sie von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden.

Rechtliche Grundlage der markenmäßigen Benutzung

Nach § 26 Abs. 1 MarkenG sowie Art. 18 der Verordnung (EU) 2017/1001 über die Unionsmarke muss eine eingetragene Marke innerhalb von fünf Jahren ernsthaft benutzt werden, um den Markenschutz aufrechtzuerhalten. Fehlt es an einer solchen Nutzung, kann die Marke wegen Nichtbenutzung angegriffen und gelöscht werden. Die markenmäßige Benutzung ist daher ein wesentlicher Bestandteil des Markenrechts, um eine Monopolisierung nicht genutzter Zeichen zu verhindern.

Merkmale der markenmäßigen Benutzung

Die Benutzung einer Marke ist nur dann „markenmäßig“, wenn sie dazu dient, eine Herkunftsfunktion zu erfüllen. Dies bedeutet, dass der Verbraucher die Marke als Kennzeichen eines bestimmten Unternehmens wahrnimmt. Wichtige Merkmale einer markenmäßigen Benutzung sind:

1. Ernsthafte Benutzung
• Die Marke muss im geschäftlichen Verkehr in einer Art und Weise genutzt werden, die auf eine kommerzielle Absicht schließen lässt.
• Eine bloß symbolische oder rein formale Nutzung zur Wahrung von Schutzrechten genügt nicht.
2. Benutzung für die geschützten Waren und Dienstleistungen
• Die Marke muss in Bezug auf die im Markenregister eingetragenen Waren oder Dienstleistungen verwendet werden.
• Eine Nutzung für nicht eingetragene Warengruppen gilt nicht als rechtserhaltende Benutzung.
3. Herkunftsfunktion der Marke
• Die Marke muss dazu verwendet werden, eine Verbindung zwischen den Produkten/Dienstleistungen und dem Markeninhaber herzustellen.
• Dies setzt voraus, dass die Marke als Identifikationsmittel für den Verbraucher erkennbar ist.
4. Markenmäßige Präsentation
• Eine markenmäßige Benutzung kann in verschiedenen Formen erfolgen, z. B. durch die Verwendung der Marke auf Verpackungen, in der Werbung oder auf der Unternehmenswebsite.
• Entscheidend ist, dass die Marke so präsentiert wird, dass sie als Kennzeichen eines Unternehmens wahrgenommen wird.

Rechtsprechung zur markenmäßigen Benutzung

Die Gerichte haben sich in zahlreichen Fällen mit der Frage beschäftigt, wann eine Benutzung als „markenmäßig“ einzustufen ist. Einige relevante Urteile sind:

• Der Bundesgerichtshof stellte klar, dass eine Marke dann markenmäßig benutzt wird, wenn sie im geschäftlichen Verkehr als Herkunftshinweis für Waren oder Dienstleistungen verwendet wird. Eine rein dekorative oder beschreibende Nutzung genügt nicht.
• Der Europäische Gerichtshof entschied, dass eine markenmäßige Benutzung vorliegt, wenn die Marke ernsthaft benutzt wird, um eine Verbindung zwischen dem Zeichen und den geschützten Waren oder Dienstleistungen herzustellen. Eine nur interne oder private Nutzung erfüllt diese Voraussetzungen nicht.

Beispiele für markenmäßige Benutzung

Um die Theorie anschaulicher zu machen, einige praxisnahe Beispiele:

Markenmäßige Benutzung

• Ein Unternehmen bringt ein Getränk unter dem Markennamen „Blue Refresh“ auf den Markt, nutzt das Logo auf den Verpackungen und bewirbt das Produkt in Werbespots.
• Eine Modemarke verwendet ihr Logo auf Kleidungsstücken, und Verbraucher identifizieren es als Herkunftskennzeichnung der Marke.
• Ein Softwareunternehmen bewirbt seine App unter einer geschützten Marke und verwendet den Namen konsistent in Online-Shops und sozialen Medien.

Keine markenmäßige Benutzung

• Eine Marke wird nur intern im Unternehmen verwendet und ist der Öffentlichkeit nicht zugänglich.
• Die Marke wird ausschließlich als Werbeslogan genutzt, ohne klaren Bezug zu einer bestimmten Ware oder Dienstleistung.
• Ein Begriff wird rein beschreibend genutzt (z. B. „Premium-Schuhe“ für hochwertige Schuhe), sodass Verbraucher ihn nicht als Herkunftshinweis wahrnehmen.

Warum ist die markenmäßige Benutzung so wichtig?

Die markenmäßige Benutzung ist entscheidend für den Erhalt des Markenschutzes. Ohne eine nachweisbare Nutzung innerhalb der Schonfrist kann eine Marke wegen Nichtbenutzung gelöscht werden. Zudem schützt die markenmäßige Benutzung eine Marke vor Angriffen durch Dritte und stärkt ihre rechtliche Position. Eine konsequente Nutzung im geschäftlichen Verkehr sichert langfristig den Wert und die Durchsetzbarkeit der Marke.

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Was ist die Benutzungsschonfrist?

Die Benutzungsschonfrist ist eine gesetzlich festgelegte Zeitspanne, innerhalb der ein Markeninhaber seine eingetragene Marke noch nicht aktiv benutzen muss, ohne dass er den Verlust des Markenschutzes befürchten muss. In den meisten Rechtsordnungen, einschließlich des deutschen Markenrechts und der europäischen Unionsmarke, beträgt diese Frist fünf Jahre.

Rechtliche Grundlagen der Benutzungsschonfrist

Die Benutzungsschonfrist ist im deutschen Markenrecht in § 26 Abs. 1 MarkenG geregelt. Auf europäischer Ebene findet sich die entsprechende Regelung in Art. 18 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2017/1001 über die Unionsmarke. Die Benutzungsschonfrist beginnt im deutschen Markenrecht (MarkenG) mit dem Tag, ab dem gegen die Eintragung einer Marke kein Widerspruch mehr erhoben werden kann. Dies ist entweder der Tag nach Ablauf der Widerspruchsfrist oder der Zeitpunkt der Rechtskraft der das Widerspruchsverfahren beendenden Entscheidung bzw. der Rücknahme des (letzten) Widerspruchs. Im europäischen Markenrecht (UMV) beginnt die Benutzungsschonfrist mit der Eintragung.

Zweck der Benutzungsschonfrist

Die Benutzungsschonfrist dient mehreren Zwecken:

1. Markenstrategie entwickeln: Unternehmen erhalten ausreichend Zeit, um ihre Markenstrategie zu planen und umzusetzen. Dies umfasst Produktentwicklung, Markteinführung und Marketingmaßnahmen.
2. Markteinführung vorbereiten: Insbesondere Startups oder Unternehmen mit langfristigen Projekten profitieren von der Frist, da sie ihre Marke schützen lassen können, bevor sie tatsächlich Produkte oder Dienstleistungen anbieten.
3. Rechtssicherheit für den Markeninhaber: Während der Schonfrist ist der Markeninhaber nicht gezwungen, eine Nutzung nachzuweisen, was ihm Schutz vor möglichen Löschungsanträgen bietet.

Wann beginnt die Benutzungsschonfrist?

Die Frist beginnt nach § 26 Abs. 5 MarkenG einen Tag nach Ablauf Widerspruchsfrist bzw. mit Abschluss des Widerspruchsverfahrens (Rechtskraft). Bei Unionsmarken beginnt die Frist mit der Eintragung der Marke. Beispiel für Unionsmarke:

• Eine Marke wird am 01.01.2024 eingetragen.
• Die Benutzungsschonfrist läuft bis zum 31.12.2028.
• Ab dem 01.01.2029 kann ein Dritter einen Löschungsantrag wegen Nichtbenutzung stellen, falls keine ernsthafte Nutzung vorliegt.

Wann endet die Benutzungsschonfrist und was passiert danach?

Nach Ablauf der fünfjährigen Schonfrist muss die Marke im geschäftlichen Verkehr ernsthaft benutzt werden. Andernfalls kann sie auf Antrag eines Dritten gelöscht werden.

Rechtsprechung zur Benutzungsschonfrist

Die Gerichte haben sich in mehreren Entscheidungen mit der Bedeutung und Reichweite der Benutzungsschonfrist befasst:

• Der Bundesgerichtshof stellte klar, dass eine Marke innerhalb der Benutzungsschonfrist nicht benutzt werden muss, um ihre Schutzfähigkeit zu behalten. Allerdings muss der Markeninhaber nach Ablauf der Frist eine ernsthafte Benutzung nachweisen können.
• Der Europäische Gerichtshof entschied, dass eine ernsthafte Benutzung eine tatsächliche wirtschaftliche Nutzung der Marke voraussetzt und nicht durch symbolische oder formale Akte erfüllt werden kann.
• Der BGH stellte klar, dass auch während der Schonfrist keine bloßen Schutzrechtsblockaden zulässig sind – eine Marke muss mit der ernsthaften Absicht der späteren Benutzung angemeldet werden.

Was passiert, wenn die Marke nach Ablauf der Schonfrist nicht benutzt wird?

Nach Ablauf der Benutzungsschonfrist kann eine Marke angegriffen werden, wenn sie nicht ernsthaft genutzt wird. Dies kann durch:

·         Löschungsantrag eines Dritten (§ 49 Abs. 1 MarkenG)

·         Einrede der Nichtbenutzung in Widerspruchs- oder Verletzungsverfahren (§ 25 MarkenG)

Wenn der Markeninhaber die Nutzung nicht nachweisen kann, droht die Löschung der Marke.

Die Benutzungsschonfrist ist ein wichtiger Mechanismus im Markenrecht, um Markeninhabern eine gewisse Vorlaufzeit für die Markteinführung zu gewähren. Sie schützt die Marke in den ersten fünf Jahren vor Angriffen wegen Nichtbenutzung, verlangt aber nach Ablauf eine ernsthafte Nutzung. Markeninhaber sollten daher frühzeitig sicherstellen, dass eine tatsächliche markenmäßige Benutzung erfolgt, um den Schutz nicht zu verlieren.

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Was ist der Benutzungszwang im Markenrecht?

Der Benutzungszwang im Markenrecht ist eine wesentliche Einschränkung der Rechte des Markeninhabers. Er besagt, dass eine Marke nach Ablauf der Benutzungsschonfrist ernsthaft benutzt werden muss, um ihren Schutz aufrechtzuerhalten. Wird eine Marke über einen längeren Zeitraum nicht benutzt, verliert sie schrittweise ihre Durchsetzbarkeit und kann sogar gelöscht werden.

Rechtliche Grundlage des Benutzungszwangs

Der Benutzungszwang ergibt sich aus mehreren Vorschriften im Markengesetz (MarkenG) und der Verordnung über die Unionsmarke (UMV), darunter:

• § 25 MarkenG – Einrede der Nichtbenutzung
• § 26 MarkenG – Ernsthafte Benutzung
• § 49 MarkenG – Verfall wegen Nichtbenutzung
• § 55 Abs. 3 MarkenG – Löschungsverfahren
• § 43 MarkenG – Widerspruchsverfahren
• Art. 18 UMV – Benutzung der Unionsmarke
• § 115b MarkenG – Bezug auf Unionsmarken

Der Benutzungszwang greift allerdings erst nach Ablauf der fünfjährigen Benutzungsschonfrist. Innerhalb dieser Zeit kann der Markeninhaber seine Marke halten, ohne sie tatsächlich zu benutzen.

Was bedeutet der Benutzungszwang konkret?

Nach § 26 MarkenG sowie Art. 18 UMV muss eine Marke ernsthaft und markenmäßig benutzt werden. Dies bedeutet:

✔ Die Marke muss im geschäftlichen Verkehr benutzt werden.
✔ Die Nutzung muss für die eingetragenen Waren oder Dienstleistungen erfolgen.
✔ Die Marke muss im Inland oder – bei einer Unionsmarke – im gesamten EU-Binnenmarkt verwendet werden.
✔ Die Benutzung darf nicht nur symbolisch oder formell sein, sondern muss wirtschaftlich ernsthaft erfolgen.
✔ Sie muss innerhalb der letzten fünf Jahre vor einem Verfahren nachweisbar sein.

Was passiert bei fehlender Benutzung?

Wenn die Marke nicht benutzt wird, verliert der Markeninhaber verschiedene Rechte:

1. Gefahr der Löschung wegen Verfalls (§ 49 MarkenG)
• Wird eine Marke nicht innerhalb von fünf Jahren ernsthaft benutzt, kann ein Dritter einen Löschungsantrag stellen.
• Die Marke wird dann im Umfang der fehlenden Benutzung aus dem Register entfernt.
2. Einrede der Nichtbenutzung (§ 25 MarkenG)
• Falls der Markeninhaber gegen einen Dritten vorgeht (z. B. wegen Markenverletzung), kann der Beklagte die Einrede der Nichtbenutzung erheben.
• Der Markeninhaber muss dann nachweisen, dass er die Marke tatsächlich genutzt hat – andernfalls verliert er seinen Anspruch.
3. Schwächung in Widerspruchs- und Nichtigkeitsverfahren (§ 43, § 55 Abs. 3 MarkenG)
• Falls ein Markeninhaber eine jüngere Marke angreift, kann der Inhaber der jüngeren Marke einen Benutzungsnachweis verlangen.
• Kann der Markeninhaber keinen Nachweis erbringen, verliert er das Verfahren.

Der Benutzungszwang stellt somit sicher, dass Marken nicht nur registriert, sondern auch tatsächlich genutzt werden. Markeninhaber sollten daher frühzeitig eine kontinuierliche Nutzung sicherstellen, um ihren Schutz nicht zu gefährden.

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Was ist der Benutzungsnachweis?

Der Benutzungsnachweis ist der Beleg dafür, dass eine eingetragene Marke im geschäftlichen Verkehr tatsächlich benutzt wird. Dieser Nachweis wird erforderlich, wenn der Markeninhaber in bestimmten Verfahren die Existenz und Schutzfähigkeit seiner Marke verteidigen muss. Der Benutzungsnachweis dient insbesondere dazu, den Benutzungszwang zu erfüllen und eine Löschung wegen Verfalls zu vermeiden.

Wann ist ein Benutzungsnachweis erforderlich?

Ein Markeninhaber muss die Nutzung seiner Marke nachweisen, wenn:

1. Ein Dritter die Marke wegen Nichtbenutzung angreift (§ 49 MarkenG)
• Falls ein Konkurrent oder eine andere Partei einen Löschungsantrag wegen Verfalls stellt, muss der Markeninhaber beweisen, dass er die Marke ernsthaft benutzt.
2. Ein Dritter im Widerspruchsverfahren den Benutzungsnachweis verlangt (§ 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG)
• Wird eine jüngere Marke angemeldet und der Markeninhaber erhebt Widerspruch, kann der Anmelder einen Benutzungsnachweis für die ältere Marke fordern.
• Kann der Widersprechende keinen Nachweis erbringen, verliert er das Verfahren.
3. Ein Verletzungsverfahren geführt wird und die Einrede der Nichtbenutzung erhoben wird (§ 25 Abs. 2 MarkenG)
• Der Markeninhaber muss dann nachweisen, dass die Marke tatsächlich genutzt wird.
4. In Löschungs- oder Nichtigkeitsverfahren (§ 55 Abs. 3 MarkenG)
• Wenn eine Marke aus dem Register gelöscht werden soll, kann der Inhaber deren Benutzung nachweisen, um die Marke zu retten.

Wie muss die Nutzung nachgewiesen werden?

Der Benutzungsnachweis muss zeigen, dass die Marke:
✔ Ernsthaft benutzt wird (keine rein symbolische oder formelle Nutzung).
✔ Im geschäftlichen Verkehr verwendet wird.
✔ Für die eingetragenen Waren oder Dienstleistungen genutzt wird.
✔ Innerhalb der letzten fünf Jahre vor der rechtlichen Auseinandersetzung tatsächlich verwendet wurde.

Welche Beweismittel sind zulässig?

Der Benutzungsnachweis kann durch verschiedene Dokumente erbracht werden, darunter:

• Rechnungen mit der Marke als Bestandteil der Produkt- oder Dienstleistungsbezeichnung
• Werbematerialien (z. B. Flyer, Online-Werbung, Social-Media-Kampagnen)
• Verpackungen und Etiketten, die die Marke tragen
• Verkaufszahlen und Marktanteile, um die wirtschaftliche Nutzung nachzuweisen
• Buchhaltungsunterlagen, die den Vertrieb von Produkten mit der Marke belegen
• Medienberichte, die über die Marke berichten
• Online-Verkaufsplattformen, auf denen die Marke sichtbar ist (z. B. Amazon, eBay, eigene Website)

Was passiert, wenn der Benutzungsnachweis nicht erbracht werden kann?

✔ Die Marke kann ganz oder teilweise gelöscht werden (§ 49 MarkenG).
✔ Der Markeninhaber verliert Widerspruchsverfahren oder Verletzungsklagen.
✔ Markenrechte können geschwächt oder wertlos werden.

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Wann gilt eine Marke als benutzt?

Damit eine Marke ihren rechtlichen Schutz behält, muss sie ernsthaft benutzt werden. Die bloße Eintragung einer Marke im Register reicht nicht aus, um sie dauerhaft zu schützen. Das Markenrecht setzt voraus, dass die Marke tatsächlich genutzt wird, um ihre Kennzeichnungsfunktion für die eingetragenen Waren oder Dienstleistungen zu erfüllen. Die Nutzung muss bestimmten Kriterien entsprechen, um als rechtserhaltende Benutzung zu gelten.

1. Rechtliche Grundlage der Benutzungspflicht

Die Anforderungen an eine rechtserhaltende Benutzung sind in § 26 Abs. 1 MarkenG sowie in Art. 18 UMV für Unionsmarken geregelt. Danach muss eine Marke für die geschützten Waren oder Dienstleistungen in ernsthafter Weise im geschäftlichen Verkehr benutzt werden, es sei denn, es liegen berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vor.

Wird eine Marke fünf Jahre lang nicht benutzt, droht die Löschung wegen Verfalls gemäß § 49 Abs. 1 MarkenG.

2. Kriterien für eine rechtserhaltende Benutzung

Damit eine Marke als benutzt gilt, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

a) Markenmäßige Benutzung im geschäftlichen Verkehr

✔ Die Marke muss im geschäftlichen Verkehr verwendet werden – eine rein private oder interne Nutzung reicht nicht aus (EuGH, Urteil vom 11.03.2003, C-40/01 – Ansul/Ajax).
✔ Die Marke muss als Herkunftshinweis fungieren, d. h. sie muss Verbraucher erkennen lassen, dass die Waren oder Dienstleistungen von einem bestimmten Unternehmen stammen (BGH, Urteil vom 10.04.2008, I ZR 167/05 – Lottocard).
✔ Die bloße Verwendung eines Begriffs als Unternehmensname reicht nicht für eine markenmäßige Benutzung aus (EuG, Urteil vom 15.03.2023, T-194/22 – ZELMOTOR).

b) Benutzung für die geschützten Waren und Dienstleistungen

✔ Die Marke muss für genau die Waren oder Dienstleistungen benutzt werden, für die sie eingetragen ist (BGH, Beschluss vom 15.09.2005, I ZB 10/03 – NORMA).
✔ Eine Nutzung für ähnliche Waren oder Dienstleistungen genügt nicht.
✔ Beispiel: Ist eine Marke für „Bekleidungsstücke“ eingetragen, aber wird nur für „T-Shirts“ benutzt, könnte sie nur für diesen Warenteil als benutzt gelten (BGH, Urteil vom 29.06.2006, I ZR 110/03 – Ichthyol II).

c) Ernsthaftigkeit der Benutzung

✔ Die Nutzung muss wirtschaftlich relevant sein – eine rein symbolische oder pro-forma Benutzung reicht nicht aus (EuGH, Urteil vom 11.03.2003, C-40/01 – Minimax).
Beispiel: Der kostenlose Versand von Zeitschriften kann als ernsthafte Nutzung gelten, wenn eine gewisse Marktdurchdringung erreicht wird (BPatG, Beschluss vom 15.01.2008, 33 W (pat) 205/01 – GALLUP II).
✔ Eine sporadische oder einmalige Nutzung genügt nicht, es sei denn, es handelt sich um saisonale Produkte (z. B. Weihnachtsartikel) (BPatG, Beschluss vom 25.02.2010, 25 W (pat) 33/09 – Goldhase in neutraler Aufmachung).

d) Benutzung in der eingetragenen Form oder in abgewandelter Form

✔ Die Marke muss grundsätzlich so benutzt werden, wie sie eingetragen ist (§ 26 Abs. 3 MarkenG).
✔ Geringfügige Änderungen sind erlaubt, solange der kennzeichnende Charakter nicht verändert wird (EuGH, Urteil vom 25.10.2012, C-553/11 – Marken-Facelift).
Beispiel: Wird die Bildmarke „NOAH Clothing“ mit einem zusätzlichen „Y.“ verwendet, bleibt die Marke rechtserhaltend benutzt (EuG, Urteil vom 24.01.2024, T-562/22 – NOAH Clothing).

e) Benutzung durch den Markeninhaber oder einen berechtigten Dritten

✔ Die Benutzung durch Dritte zählt nur, wenn der Markeninhaber zustimmt (§ 26 Abs. 2 MarkenG).
✔ Eine rein geduldete Nutzung durch Dritte reicht nicht aus (BPatG, Beschluss vom 21.09.2016, 29 W (pat) 552/13 – e-cademy).

3. Beispiele für eine rechtserhaltende Benutzung

Gültige Benutzung

• Der Markeninhaber verkauft Waren mit dem Markennamen auf Verpackungen und in Werbeanzeigen.
• Ein Restaurant verwendet seine Marke auf Speisekarten, am Eingang und in Online-Werbung.
• Eine Bekleidungsmarke verkauft Hoodies und Jacken mit dem Markennamen auf den Etiketten.

Keine gültige Benutzung

• Die Marke wird nur für interne Unternehmenszwecke genutzt.
• Die Marke wird nur als Unternehmensname, nicht aber zur Kennzeichnung von Produkten verwendet.
• Die Marke wird nur für „ähnliche“ Waren, aber nicht für die eingetragenen Waren genutzt.

4. Folgen der fehlenden Benutzung

Löschung der Marke nach § 49 MarkenG, wenn die Marke nicht benutzt wurde.
 Markeninhaber verliert Widerspruchsverfahren, wenn er keinen Benutzungsnachweis erbringen kann (§ 43 Abs. 1 MarkenG).
Verlust der Klagemöglichkeit bei Markenverletzungen, wenn der Beklagte die Einrede der Nichtbenutzung erhebt (§ 25 MarkenG).

Eine Marke gilt nur dann als benutzt, wenn sie ernsthaft, im geschäftlichen Verkehr und für die eingetragenen Waren oder Dienstleistungen verwendet wird. Eine bloße „pro-forma“-Nutzung reicht nicht aus. Wer seine Marke langfristig schützen will, sollte regelmäßig Benutzungsnachweise sammeln und archivieren.

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Muss man die Benutzung bei der Eintragung nachweisen?

Die Eintragung einer Marke in das Markenregister ist ein deklaratorischer Akt, der die Entstehung des Markenschutzes bescheinigt. Eine tatsächliche Nutzung der Marke ist zum Zeitpunkt der Eintragung nicht erforderlich, sondern wird erst nach Ablauf der Benutzungsschonfrist relevant.

Allerdings gibt es bestimmte Konstellationen, in denen eine Benutzung vor der Eintragung von Bedeutung sein kann – insbesondere in Widerspruchsverfahren, bei älteren Benutzungsmarken oder bei der Anmeldung einer Unionsmarke mit bestehender Benutzung in der EU.

1. Keine Benutzungspflicht vor oder bei der Eintragung

Im deutschen Markenrecht ist eine Marke grundsätzlich ohne Benutzungsnachweis eintragungsfähig. Dies folgt aus § 4 Nr. 1 MarkenG, wonach der Markenschutz durch Eintragung im Register entsteht. Eine Marke muss also nicht im Voraus benutzt werden, um registriert zu werden.

EuGH, Urteil vom 11.03.2003 – C-40/01 (Ansul/Ajax):
Die ernsthafte Benutzung der Marke ist nicht Voraussetzung für die Eintragung, sondern für den Fortbestand des Schutzes nach Ablauf der Schonfrist.

In Deutschland, der EU und den meisten internationalen Rechtsordnungen kann eine Marke daher auch von Unternehmen oder Privatpersonen eingetragen werden, die die Marke noch gar nicht benutzen.

2. Ausnahme: Marken mit Verkehrsdurchsetzung (§ 8 Abs. 3 MarkenG)

Eine Ausnahme von der Regel, dass keine Benutzung bei der Eintragung nachgewiesen werden muss, besteht für verkehrsdurchgesetzte Marken.

• Wenn eine Marke ursprünglich nicht unterscheidungskräftig ist oder ein Freihaltebedürfnis besteht (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG), kann sie dennoch schutzfähig sein, wenn sie sich durch Verkehrsdurchsetzung als Marke durchgesetzt hat.
• Hierfür ist ein Nachweis erforderlich, dass die Marke durch Benutzung eine kennzeichnende Funktion erlangt hat.

BGH, Urteil vom 22.01.2009 – I ZB 66/08 (POST II):
Eine Eintragung durch Verkehrsdurchsetzung setzt voraus, dass der Anmelder eine Bekanntheit der Marke von mindestens 50 % innerhalb der relevanten Verkehrskreise nachweist.

In solchen Fällen muss der Markenanmelder also eine umfangreiche Dokumentation über die Nutzung der Marke vorlegen, z. B. durch Marktstudien, Werbeausgaben oder Verkaufszahlen.

3. Benutzungsmarken (§ 4 Nr. 2 MarkenG)

In Deutschland kann Markenschutz auch durch Benutzung entstehen, ohne dass eine Eintragung erfolgt. Diese sogenannten Benutzungsmarken müssen jedoch eine Verkehrsgeltung nachweisen, um Schutz zu beanspruchen.

Für Anmelder einer neuen Marke kann dies relevant sein, wenn bereits eine nicht eingetragene ältere Marke existiert. In diesem Fall muss die ältere Benutzungsmarke ihre Verkehrsgeltung nachweisen, um gegen die Eintragung der neuen Marke vorzugehen.

4. Nachweis der Benutzung in Widerspruchsverfahren

Ein Nachweis der Benutzung kann erforderlich werden, wenn eine ältere eingetragene Marke Widerspruch gegen die Eintragung einer neuen Marke erhebt.

• Falls die ältere Marke länger als fünf Jahre eingetragen ist, kann der Inhaber der neuen Marke einen Benutzungsnachweis verlangen (§ 43 Abs. 1 MarkenG).
• Der Widersprechende muss dann nachweisen, dass er die ältere Marke tatsächlich benutzt hat.

EuG, Urteil vom 05.06.2024 – T-365/23 (ACOMODEO/ACOMODIS):
In Widerspruchsverfahren müssen Markeninhaber die Nutzung ihrer Marke für die im Register eingetragenen Waren und Dienstleistungen konkret nachweisen.

5. Relevanz der Benutzung bei der Anmeldung einer Unionsmarke

Bei einer Unionsmarke muss der Anmelder ebenfalls keinen Benutzungsnachweis erbringen. Allerdings gibt es einige Besonderheiten:

1. Alteingesessene Unionsmarken können einen Benutzungsnachweis erfordern
• Falls eine Unionsmarke seit mehr als fünf Jahren eingetragen ist und gegen eine neue Marke vorgeht, kann ein Benutzungsnachweis verlangt werden (Art. 47 Abs. 2 UMV).
• Kann der Markeninhaber keinen Benutzungsnachweis erbringen, verliert er das Widerspruchsverfahren.
2. Nachweis der Unterscheidungskraft bei Verkehrsdurchsetzung
• Falls eine Marke keine originäre Unterscheidungskraft besitzt, kann sie trotzdem eingetragen werden, wenn sie sich im Markt durchgesetzt hat (Art. 7 Abs. 3 UMV).
• Ein Nachweis durch Marktstudien oder Verkaufszahlen ist erforderlich.

EuG, Urteil vom 19.06.2019 – T-307/17 (Drei Streifen):
Für Unionsmarken mit Verkehrsdurchsetzung ist eine umfangreiche Dokumentation der Nutzung notwendig, um den Schutz zu begründen.

EuGH, Urteil vom 04.03.2020 – C-155/18 P (Burlington):
Die bloße Existenz einer Marke im Markt reicht nicht aus; der Anmelder muss eine kontinuierliche Nutzung nachweisen.

6. Fazit: Keine Pflicht zum Benutzungsnachweis bei der Eintragung, aber spätere Relevanz

Keine Benutzungspflicht bei der Anmeldung – Markenschutz entsteht durch Eintragung.
Ausnahme: Verkehrsdurchsetzung – Hier ist ein Nachweis erforderlich.
Benutzungsmarken müssen Verkehrsgeltung nachweisen – insbesondere, wenn sie gegen eine neue Marke vorgehen.
Widerspruchsverfahren & Löschungsanträge – Hier kann ein Benutzungsnachweis verlangt werden.
Unionsmarken & Benutzung – Spätere Nachweispflichten bestehen, wenn ältere Marken Widerspruch erheben.

Praxis-Tipp: Auch wenn bei der Anmeldung kein Benutzungsnachweis erforderlich ist, sollten Markeninhaber frühzeitig Dokumentationen über ihre Markennutzung sammeln, um für zukünftige Verfahren gewappnet zu sein.

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Muss man die Benutzung proaktiv nachweisen?

1. Grundsatz: Keine proaktive Nachweispflicht

Im deutschen und europäischen Markenrecht gibt es keine Verpflichtung, die Benutzung einer Marke proaktiv nachzuweisen. Der Markeninhaber muss nicht von sich aus Nachweise für die Nutzung seiner Marke beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) oder dem Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) einreichen.

Der Nachweis der Benutzung wird erst erforderlich, wenn ein Dritter dies im Rahmen eines Verfahrens verlangt. Das bedeutet, dass eine Marke nach ihrer Eintragung zunächst bedingungslos Schutz genießt, ohne dass eine proaktive Nutzungskontrolle durch die Ämter erfolgt.

BGH, Urteil vom 24.05.2007 – I ZR 42/04 (AIDOL):
Das Markenrecht kennt keine allgemeine Verpflichtung zur Vorlage von Benutzungsnachweisen ohne eine entsprechende Einrede oder einen Angriff durch einen Dritten.

EuGH, Urteil vom 11.03.2003 – C-40/01 (Ansul/Ajax):
Die Benutzungspflicht einer Marke entfaltet erst dann rechtliche Relevanz, wenn ein Dritter die Marke angreift oder der Markeninhaber Rechte aus ihr geltend macht.

2. Wann muss die Benutzung nachgewiesen werden?

Es gibt drei Hauptsituationen, in denen ein Markeninhaber nach Aufforderung einen Benutzungsnachweis erbringen muss:

1. Widerspruchsverfahren (§ 43 Abs. 1 MarkenG, Art. 47 Abs. 2 UMV)
• Falls eine ältere Marke gegen eine neue Anmeldung Widerspruch erhebt, kann der Anmelder verlangen, dass die Widerspruchsmarke einen Benutzungsnachweis erbringt.
• Die Marke muss dann innerhalb der letzten fünf Jahre ernsthaft benutzt worden sein.

EuG, Urteil vom 05.06.2024 – T-365/23 (ACOMODEO/ACOMODIS):
Der Inhaber einer älteren Marke, der sich auf sein Schutzrecht beruft, muss auf Verlangen der Gegenseite eine ausreichende Benutzung nachweisen können.

2. Verletzungsverfahren (§ 25 Abs. 2 MarkenG)
• Falls ein Markeninhaber wegen einer mutmaßlichen Markenverletzung gegen einen Dritten vorgeht, kann sich der Beklagte mit der Einrede der Nichtbenutzung verteidigen.
• In diesem Fall muss der Kläger beweisen, dass die Marke ernsthaft benutzt wurde.

EuGH, Urteil vom 17.07.2014 – C-141/13 (Reber – Walzertraum):
Die Nutzung muss nicht nur symbolisch sein, sondern auf eine echte Marktteilnahme hinweisen.

3. Löschungsverfahren wegen Verfalls (§ 49 Abs. 1 MarkenG, Art. 58 UMV)
• Falls ein Dritter einen Antrag auf Löschung einer Marke wegen Nichtbenutzung stellt, muss der Markeninhaber den Benutzungsnachweis erbringen.
• Gelingt dies nicht, wird die Marke gelöscht.

EuGH, Urteil vom 19.12.2012 – C-149/11 (Leno Merken):
Eine Marke, die innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht ernsthaft benutzt wurde, ist löschungsreif.

BGH, Urteil vom 21.07.2005 – I ZR 293/02 (OTTO):
Eine nicht nachgewiesene Nutzung einer Marke führt im Löschungsverfahren zur vollständigen oder teilweisen Löschung der Marke.

3. Was muss der Benutzungsnachweis enthalten?

Um den Benutzungsnachweis zu erbringen, muss der Markeninhaber Belege vorlegen, die die tatsächliche wirtschaftliche Nutzung der Marke belegen. Dazu gehören:

✔ Rechnungen mit der Marke als Produktkennzeichnung
✔ Verkaufszahlen & Umsatzzahlen für die Marke
✔ Werbeanzeigen, Social Media Posts, Prospekte
✔ Verpackungen & Produktetiketten mit der Marke
✔ Onlineshops, Verkaufsplattformen mit der Marke

EuGH, Urteil vom 15.01.2009 – C-495/07 (Silberquelle/Maselli):
Reine Absichtserklärungen oder Werbemaßnahmen ohne Marktbezug reichen nicht als Benutzungsnachweis.

4. Kann eine Nichtbenutzung gerechtfertigt werden?

Falls eine Marke fünf Jahre lang nicht genutzt wurde, kann der Markeninhaber versuchen, berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung anzuführen (§ 26 Abs. 1 MarkenG).

EuGH, Urteil vom 14.07.2007 – C-246/05 (Armin Häupl/Lidl):
Die Nichtbenutzung einer Marke kann gerechtfertigt sein, wenn objektive, vom Markeninhaber nicht zu beeinflussende Umstände vorliegen.

Solche Umstände können sein:

• Behördliche Verbote oder Genehmigungsverfahren (z. B. Arzneimittelzulassungen)
• Importverbote oder Handelsbeschränkungen
• Krieg oder höhere Gewalt

Rein wirtschaftliche Schwierigkeiten oder eine rein strategische Markenblockade sind hingegen keine zulässigen Rechtfertigungen für die Nichtbenutzung.

BGH, Urteil vom 28.09.2006 – I ZB 100/05 (Cohiba):
Ein Werbeverbot für Tabakprodukte kann eine rechtfertigende Nichtbenutzung sein, sofern es eine ernsthafte Markennutzung unmöglich macht.

5. Fazit: Keine proaktive Pflicht, aber Nachweispflicht auf Verlangen

Markeninhaber müssen die Nutzung ihrer Marke nicht automatisch nachweisen.
Der Benutzungsnachweis wird nur erforderlich, wenn ein Dritter dies verlangt (Widerspruch, Verletzungsverfahren, Löschungsantrag).
Eine fehlende Nutzung kann zur Löschung der Marke führen.
Markeninhaber sollten vorsorglich Belege sammeln, um eine Benutzung jederzeit nachweisen zu können.

Praxis-Tipp:
Markeninhaber sollten frühzeitig eine Dokumentation der Nutzung führen, um im Streitfall nicht erst aufwendig Nachweise beschaffen zu müssen. Wer regelmäßig Rechnungen, Werbematerialien und Verkaufszahlen sammelt, ist für mögliche Verfahren bestens vorbereitet.

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Was ist die Nichtbenutzungseinrede?

Die Nichtbenutzungseinrede ist eine Verteidigungsstrategie, mit der sich ein Beklagter in einem markenrechtlichen Verfahren gegen die Ansprüche eines Markeninhabers zur Wehr setzen kann. Sie ist in § 25 Abs. 2 MarkenG geregelt und besagt, dass der Kläger, also der Markeninhaber, den Benutzungsnachweis erbringen muss, falls der Beklagte die Einrede der Nichtbenutzung erhebt.

Wird diese Einrede erfolgreich erhoben, kann der Markeninhaber seine Rechte nicht mehr durchsetzen, wenn er nicht nachweisen kann, dass die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor Klageerhebung oder Widerspruch ernsthaft benutzt wurde.

1. Rechtsgrundlage der Nichtbenutzungseinrede

Die Nichtbenutzungseinrede ist gesetzlich verankert in:

• § 25 Abs. 2 MarkenG
• Art. 47 Abs. 2 UMV (für Unionsmarken)

EuGH, Urteil vom 17.07.2014 – C-141/13 („Reber – Walzertraum“):
Eine Marke, die nicht ernsthaft benutzt wurde, verliert ihre Verteidigungsfähigkeit in einem Verletzungsverfahren, wenn der Beklagte die Einrede der Nichtbenutzung erhebt.

2. Wann kann die Nichtbenutzungseinrede erhoben werden?

Die Einrede der Nichtbenutzung kann in folgenden Situationen erhoben werden:

a) In Markenverletzungsverfahren (§ 25 Abs. 2 MarkenG)

• Falls ein Markeninhaber gegen einen Dritten wegen Verletzung seiner Marke klagt, kann sich der Beklagte mit der Nichtbenutzungseinrede verteidigen.
• Der Kläger muss dann belegen, dass die Marke in den letzten fünf Jahren tatsächlich ernsthaft benutzt wurde.
• Wird dieser Nachweis nicht erbracht, verliert der Markeninhaber seinen Unterlassungs- oder Schadensersatzanspruch.

BGH, Urteil vom 10.04.2008 – I ZR 167/05 („Lottocard“):
Die ernsthafte Benutzung einer Marke ist notwendige Voraussetzung für die Durchsetzung von Ansprüchen aus dieser Marke, sofern die Einrede der Nichtbenutzung erhoben wurde.

b) In Widerspruchsverfahren (§ 43 Abs. 1 MarkenG)

• Falls eine ältere Marke gegen eine neue Marke Widerspruch erhebt, kann der Anmelder der neuen Marke den Benutzungsnachweis verlangen.
• Der Widersprechende muss dann nachweisen, dass seine Marke in den letzten fünf Jahren ernsthaft benutzt wurde.
• Gelingt dieser Nachweis nicht, wird der Widerspruch zurückgewiesen.

EuG, Urteil vom 05.06.2024 – T-365/23 („ACOMODEO/ACOMODIS“):
Eine Marke, die nicht mehr benutzt wurde, kann keinen Widerspruch gegen eine neue Marke begründen, wenn der Anmelder einen Benutzungsnachweis verlangt.

c) In Löschungsverfahren (§ 49 Abs. 1 MarkenG)

• Falls ein Dritter einen Antrag auf Löschung der Marke wegen Verfalls stellt, muss der Markeninhaber beweisen, dass die Marke benutzt wurde.
• Gelingt dies nicht, wird die Marke gelöscht.

EuGH, Urteil vom 19.12.2012 – C-149/11 („Leno Merken“):
Die Nichtbenutzung einer Marke führt zu ihrer Löschung, wenn kein ernsthafter Benutzungsnachweis vorgelegt wird.

3. Wie muss die Benutzung nachgewiesen werden?

Damit die Einrede der Nichtbenutzung ins Leere läuft, muss der Markeninhaber Beweismittel vorlegen, die eine tatsächliche wirtschaftliche Nutzung der Marke belegen. Dazu gehören:

✔ Rechnungen & Verkaufsberichte
✔ Werbeanzeigen, Social-Media-Kampagnen
✔ Produktverpackungen & Etiketten
✔ Online-Verkaufsplattformen mit der Marke
✔ Buchhaltungs- und Lagerbestände

EuGH, Urteil vom 15.01.2009 – C-495/07 („Silberquelle/Maselli“):
Reine Absichtserklärungen oder symbolische Handlungen reichen nicht als Benutzungsnachweis.“

BPatG, Beschluss vom 15.01.2008 – 33 W (pat) 205/01 („GALLUP II“):
„Auch kostenlose Werbemaßnahmen können eine ernsthafte Benutzung darstellen, wenn sie eine Marktpräsenz der Marke widerspiegeln.

4. Kann eine einmalige Benutzung die Nichtbenutzungseinrede aushebeln?

Nein, eine einmalige oder sporadische Nutzung reicht nicht aus, um die Einrede der Nichtbenutzung zu widerlegen. Die Nutzung muss eine gewisse Kontinuität aufweisen.

BGH, Urteil vom 18.10.2007 – I ZR 162/04 („AKZENTA“):
Eine kurz vor Prozessbeginn aufgenommene Markennutzung genügt nicht, um die Einrede der Nichtbenutzung zu entkräften.

EuGH, Urteil vom 11.03.2003 – C-40/01 („Ansul/Ajax“):
Eine Benutzung muss auf einen realen Marktanteil abzielen und darf nicht nur dem Erhalt des Markenschutzes dienen.

5. Ausnahme: Berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung

Falls eine Marke nicht genutzt wurde, kann sich der Markeninhaber auf berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung berufen. Diese liegen vor, wenn die Marke aus objektiven und unverschuldeten Gründen nicht genutzt werden konnte, z. B.:

✔ Behördliche Verbote oder Genehmigungsprozesse
✔ Höhere Gewalt (Krieg, Pandemien, Naturkatastrophen)
✔ Gesetzliche Werbeverbote

EuGH, Urteil vom 14.07.2007 – C-246/05 („Armin Häupl/Lidl“):
Reine wirtschaftliche Schwierigkeiten oder strategische Erwägungen reichen nicht als Rechtfertigung für eine Nichtbenutzung.

BGH, Urteil vom 28.09.2006 – I ZB 100/05 („Cohiba“):
Ein gesetzliches Werbeverbot kann eine zulässige Begründung für eine Nichtbenutzung sein, wenn es den Markeneinsatz verhindert.

6. Fazit: Die Einrede der Nichtbenutzung als mächtige Verteidigungsstrategie

Die Nichtbenutzungseinrede kann in Verletzungsverfahren, Widerspruchsverfahren und Löschungsverfahren erhoben werden.
Der Markeninhaber muss dann belegen, dass er die Marke ernsthaft benutzt hat.
Ein rein strategischer Markenerhalt ohne Nutzung reicht nicht aus.
Eine einmalige oder rein symbolische Benutzung ist nicht ausreichend.
Markeninhaber sollten stets Nachweise zur Nutzung sammeln, um sich gegen die Einrede der Nichtbenutzung verteidigen zu können.

Praxis-Tipp: Markeninhaber sollten regelmäßig Rechnungen, Werbematerialien und Verkaufsberichte archivieren, um jederzeit einen Benutzungsnachweis führen zu können.

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Heilt die Wiederaufnahme der Benutzung die Nichtbenutzung?

Die Wiederaufnahme der Benutzung kann unter bestimmten Voraussetzungen die zuvor eingetretene Nichtbenutzung und damit verbundene Rechtsfolgen heilen. Allerdings ist dies nicht in jedem Fall möglich. Entscheidend ist, wann die erneute Nutzung erfolgt und ob bereits ein Verfahren wegen Nichtbenutzung eingeleitet wurde.

1. Grundsatz: Benutzung nach fünf Jahren unterbricht die Löschung

Nach § 49 Abs. 1 MarkenG sowie Art. 58 UMV droht einer Marke die Löschung wegen Verfalls, wenn sie für einen ununterbrochenen Zeitraum von fünf Jahren nicht ernsthaft benutzt wurde. Wird die Nutzung innerhalb dieses Zeitraums wiederaufgenommen, kann die Marke ihren Schutz behalten.

BGH, Urteil vom 18.10.2007 – I ZR 162/04 („AKZENTA“):
Die Wiederaufnahme der Benutzung innerhalb des Fünfjahreszeitraums lässt den Verfallstatbestand nicht eintreten.

EuGH, Urteil vom 11.03.2003 – C-40/01 („Ansul/Ajax“):
Die Marke bleibt schutzfähig, solange die Benutzung innerhalb der letzten fünf Jahre wieder aufgenommen wurde und die Nutzung ernsthaft und wirtschaftlich relevant ist.

Das bedeutet: Solange die Nichtbenutzung weniger als fünf Jahre andauert und die Marke anschließend wieder verwendet wird, bleibt der Schutz erhalten.

2. Ausnahme: Wiederaufnahme nach bereits eingeleitetem Löschungsverfahren

Hat die Nichtbenutzung bereits dazu geführt, dass ein Löschungsantrag wegen Verfalls gestellt wurde, kann die erneute Benutzung der Marke die Löschung nicht mehr verhindern.

§ 49 Abs. 1 Satz 2 MarkenG:
Hat der Markeninhaber nach Ablauf der Fünfjahresfrist die Marke wieder benutzt, kann die Marke nur erhalten bleiben, wenn die Benutzung vor Stellung des Löschungsantrags wieder aufgenommen wurde.

EuGH, Urteil vom 26.09.2013 – C-609/11 („Centrotherm“):
Die Wiederaufnahme der Benutzung einer Marke nach Einleitung eines Verfallsverfahrens kann den bereits eingetretenen Verfall nicht mehr rückwirkend beseitigen.

3. Was gilt bei einer Wiederaufnahme der Benutzung kurz vor Ablauf der fünf Jahre?

Es gibt keine Mindestdauer der Nutzung, um die Verfallsgefahr zu verhindern. Allerdings muss die Benutzung ernsthaft sein.

EuGH, Urteil vom 17.07.2014 – C-141/13 („Reber – Walzertraum“):
Eine erneute Benutzung kurz vor Ablauf der Fünfjahresfrist ist grundsätzlich ausreichend, wenn sie auf eine ernsthafte Marktteilnahme hinweist.

BPatG, Beschluss vom 15.01.2008 – 33 W (pat) 205/01 („GALLUP II“):
Selbst eine kurzfristige Marktpräsenz kann in bestimmten Fällen eine ernsthafte Benutzung darstellen, wenn sie einen nachhaltigen Charakter hat.

Praxisbeispiel:

• Ein Unternehmen hat seine Marke vier Jahre nicht genutzt.
• Im fünften Jahr beginnt es mit einer Marketingkampagne, bewirbt das Produkt und setzt die Marke aktiv ein.
• Das reicht aus, um die Marke zu erhalten, sofern noch kein Löschungsantrag gestellt wurde.

Aber:

• Wird die Marke nur minimal oder pro forma genutzt, könnte dies als Scheinbenutzung gewertet werden.

4. Folgen der Wiederaufnahme der Benutzung nach einer langen Pause

Ist eine Marke über Jahre nicht benutzt worden, kann eine erneute Nutzung zwar den weiteren Schutz sichern, aber der Schutzumfang kann eingeschränkt sein.

BGH, Urteil vom 21.07.2005 – I ZR 293/02 („OTTO“):
Wenn eine Marke über Jahre hinweg nicht genutzt wurde, aber dann nur für bestimmte Waren oder Dienstleistungen wieder genutzt wird, kann der Schutz auf diesen Teil beschränkt werden.

Das bedeutet: Eine Wiederaufnahme der Nutzung kann den Schutz der Marke zwar retten, aber nicht unbedingt in vollem Umfang.

5. Wiederaufnahme der Benutzung im Verletzungs- oder Widerspruchsverfahren

Auch wenn eine Marke wieder benutzt wird, kann sie in einem Verletzungsprozess oder Widerspruchsverfahren geschwächt sein.

• Verletzungsprozess:
• Der Beklagte kann die Einrede der Nichtbenutzung (§ 25 Abs. 2 MarkenG) erheben.
• Der Kläger muss dann belegen, dass er die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre benutzt hat.
• Eine kurzfristige Nutzung im Prozessverlauf wird nicht berücksichtigt.

BGH, Urteil vom 23.10.2014 – I ZR 133/13 („Zertifizierungssystem“):
Eine Nutzung, die erst im Laufe eines Verletzungsprozesses aufgenommen wird, kann die Einrede der Nichtbenutzung nicht aushebeln.

• Widerspruchsverfahren:
• Falls ein Unternehmen mit einer älteren Marke gegen eine neue Marke Widerspruch erhebt, kann der Anmelder einen Benutzungsnachweis verlangen (§ 43 Abs. 1 MarkenG).
• Falls die ältere Marke lange nicht benutzt wurde, kann sie ihren Schutz verlieren.

EuG, Urteil vom 05.06.2024 – T-365/23 („ACOMODEO/ACOMODIS“):
Ein Widerspruch kann nur auf eine Marke gestützt werden, wenn deren ernsthafte Benutzung nachgewiesen werden kann.

6. Fazit: Wann heilt die Wiederaufnahme der Benutzung die Nichtbenutzung?

Ja, die Wiederaufnahme heilt die Nichtbenutzung, wenn:

• Sie innerhalb des Fünfjahreszeitraums erfolgt.
• Sie ernsthaft und nachhaltig ist.

Nein, die Wiederaufnahme heilt die Nichtbenutzung nicht, wenn:

• Die fünf Jahre bereits abgelaufen sind und ein Löschungsantrag gestellt wurde.
• Die Nutzung nur als pro-forma-Maßnahme erfolgt.
• Die Marke über Jahre hinweg nicht benutzt wurde und die erneute Nutzung nicht nachhaltig ist.

Praxis-Tipp: Markeninhaber sollten regelmäßig Belege für die Nutzung sammeln, um im Fall eines Löschungsverfahrens oder einer Nichtbenutzungseinrede abgesichert zu sein.

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Kann die Marke wegen Nichtbenutzung angegriffen werden und kann man sich dagegen wehren?

Ja, eine Marke kann wegen Nichtbenutzung angegriffen werden, insbesondere durch Löschungsverfahren wegen Verfalls oder durch die Einrede der Nichtbenutzung in rechtlichen Auseinandersetzungen. Der Markeninhaber hat jedoch verschiedene Möglichkeiten, sich zu verteidigen, insbesondere durch den Nachweis einer rechtserhaltenden Benutzung oder durch das Vorbringen berechtigter Gründe für die Nichtbenutzung.

1. Angriff auf eine Marke wegen Nichtbenutzung

Nach Ablauf der Benutzungsschonfrist von fünf Jahren kann eine Marke angegriffen werden, wenn sie in dieser Zeit nicht ernsthaft benutzt wurde. Dies geschieht vor allem durch zwei Verfahren:

a) Löschungsantrag wegen Verfalls (§ 49 Abs. 1 MarkenG, Art. 58 UMV)

• Jeder Dritte kann einen Antrag auf Löschung der Marke wegen Nichtbenutzung stellen.
• Die Marke wird gelöscht, wenn der Inhaber keinen Benutzungsnachweis für die letzten fünf Jahre erbringen kann.
• Das Verfahren kann vor dem Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) oder dem EUIPO (bei Unionsmarken) geführt werden.

EuGH, Urteil vom 19.12.2012 – C-149/11 („Leno Merken“):
Die Nichtbenutzung einer Marke für einen ununterbrochenen Zeitraum von fünf Jahren führt grundsätzlich zu ihrem Verfall.

BGH, Urteil vom 21.07.2005 – I ZR 293/02 („OTTO“):
Eine Marke kann in Teilen gelöscht werden, wenn sie nur für einen Teil der geschützten Waren oder Dienstleistungen benutzt wurde.

b) Einrede der Nichtbenutzung (§ 25 Abs. 2 MarkenG, Art. 47 UMV)

• Falls ein Markeninhaber gegen einen Dritten aus seiner Marke vorgeht (z. B. wegen Verletzung), kann der Beklagte die Einrede der Nichtbenutzung erheben.
• In diesem Fall muss der Markeninhaber nachweisen, dass die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre ernsthaft benutzt wurde.
• Ohne diesen Nachweis verliert der Markeninhaber seine Ansprüche auf Unterlassung, Schadensersatz oder Lizenzgebühren.

BGH, Urteil vom 23.10.2014 – I ZR 133/13 („Zertifizierungssystem“):
Wer markenrechtliche Ansprüche geltend macht, muss eine ernsthafte Benutzung der Marke nachweisen können, wenn die Einrede der Nichtbenutzung erhoben wird.

2. Wie kann sich der Markeninhaber gegen einen Angriff wegen Nichtbenutzung wehren?

Es gibt drei Hauptstrategien, um sich gegen einen Angriff wegen Nichtbenutzung zu verteidigen:

a) Nachweis einer rechtserhaltenden Benutzung

Die beste Verteidigung ist der Benutzungsnachweis. Dabei muss der Markeninhaber beweisen, dass die Marke in den letzten fünf Jahren ernsthaft und im geschäftlichen Verkehr benutzt wurde.

Erforderliche Beweismittel:

• Rechnungen & Verkaufsberichte mit der Marke
• Werbung & Marketingmaßnahmen (z. B. Print-Anzeigen, Online-Werbung, Social Media)
• Produktverpackungen & Etiketten mit der Marke
• Buchhaltungs- und Lagerbestände
• Eidesstattliche Erklärungen von Geschäftspartnern oder Kunden

EuGH, Urteil vom 15.01.2009 – C-495/07 („Silberquelle/Maselli“):
Reine Absichtserklärungen oder sporadische Nutzung genügen nicht als ernsthafte Benutzung.

BPatG, Beschluss vom 15.01.2008 – 33 W (pat) 205/01 („GALLUP II“):
Auch kostenlose Werbemaßnahmen können eine ernsthafte Benutzung darstellen, wenn sie die Marktpräsenz der Marke widerspiegeln.

b) Berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorbringen

Falls der Markeninhaber die Marke tatsächlich nicht benutzt hat, kann er sich darauf berufen, dass berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorlagen (§ 26 Abs. 1 MarkenG).

Anerkannte Gründe:

• Behördliche Verbote oder Genehmigungsprozesse (z. B. Arzneimittelzulassung)
• Importverbote oder Handelsbeschränkungen
• Krieg, Naturkatastrophen oder Pandemien
• Gesetzliche Werbeverbote (z. B. Tabakwerbung)

EuGH, Urteil vom 14.07.2007 – C-246/05 („Armin Häupl/Lidl“):
Reine wirtschaftliche Schwierigkeiten oder strategische Markenblockaden reichen nicht als Rechtfertigung für eine Nichtbenutzung.

BGH, Urteil vom 28.09.2006 – I ZB 100/05 („Cohiba“):
Ein Werbeverbot für Tabakprodukte kann eine zulässige Begründung für eine Nichtbenutzung sein, wenn es den Markeneinsatz verhindert.

c) Wiederaufnahme der Benutzung vor einem Angriff

Falls eine Marke nicht genutzt wurde, kann der Inhaber versuchen, die Nutzung wiederaufzunehmen, bevor ein Löschungsverfahren eingeleitet wird.

Wichtig: Die Wiederaufnahme der Benutzung heilt die Nichtbenutzung nur, wenn sie erfolgt, bevor ein Löschungsantrag gestellt wurde.

BGH, Urteil vom 18.10.2007 – I ZR 162/04 („AKZENTA“):
Eine Wiederaufnahme der Benutzung innerhalb des Fünfjahreszeitraums verhindert das Entstehen des Verfallstatbestands.

EuGH, Urteil vom 26.09.2013 – C-609/11 („Centrotherm“):
Die Wiederaufnahme der Benutzung nach Einleitung eines Löschungsverfahrens kann den bereits eingetretenen Verfall nicht mehr rückwirkend beseitigen.

Praxis-Tipp: Falls eine Marke länger nicht genutzt wurde, sollte der Markeninhaber die Nutzung wieder aufnehmen, bevor jemand einen Löschungsantrag stellt.

3. Welche Schutzstrategien gibt es gegen Angriffe wegen Nichtbenutzung?

Um die Marke dauerhaft zu schützen, sollten Markeninhaber folgende Maßnahmen ergreifen:

Regelmäßige Nutzung: Die Marke sollte stets im geschäftlichen Verkehr präsent sein.
Dokumentation der Benutzung: Verkaufsberichte, Werbematerialien und Rechnungen sollten regelmäßig archiviert werden.
Lizenzvergabe: Falls der Inhaber die Marke nicht selbst nutzen kann, sollte er sie lizensieren. Eine lizenzierte Nutzung durch Dritte zählt als Nutzung der Marke.
Neuanmeldung von Marken: Falls eine Marke über Jahre nicht genutzt wurde, kann eine Neuanmeldung sinnvoll sein, um den Schutz zu erneuern.
Beobachtung des Marktes: Der Markeninhaber sollte regelmäßig prüfen, ob Wettbewerber versuchen, seine Marke anzugreifen oder neue, ähnliche Marken anzumelden.

BGH, Urteil vom 21.07.2005 – I ZR 293/02 („OTTO“):
Die Nutzung der Marke für einzelne Produkte kann ausreichen, um den Markenschutz zumindest in Teilen zu erhalten.

4. Fazit: Angriff durch Nichtbenutzung möglich – aber Verteidigung ebenfalls

Ja, eine Marke kann wegen Nichtbenutzung angegriffen werden, insbesondere durch:
✔ Löschungsantrag wegen Verfalls
✔ Einrede der Nichtbenutzung in Verletzungsprozessen

Aber:
Der Markeninhaber kann sich verteidigen durch:

• Benutzungsnachweis
• Vorbringen berechtigter Gründe für die Nichtbenutzung
• Wiederaufnahme der Nutzung vor einem Angriff

Praxis-Tipp: Markeninhaber sollten frühzeitig ihre Marke nutzen und die Benutzung dokumentieren, um rechtliche Angriffe abzuwehren.

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