Markenmäßige Benutzung - Ein Leitfaden

Die Frage, wann eine markenmäßige Benutzung vorliegt, gehört zu den zentralen Themen des Markenrechts und ist gleichzeitig eine der am häufigsten diskutierten. Denn die markenmäßige Benutzung ist Voraussetzung dafür, dass eine Marke überhaupt Schutz genießt und der Markeninhaber Ansprüche wie Unterlassung oder Schadensersatz geltend machen kann. Doch wann wird eine Marke tatsächlich „markenmäßig“ verwendet, und wann handelt es sich um eine Nutzung, die außerhalb des Schutzbereichs liegt?

Die Antwort auf diese Frage hängt maßgeblich davon ab, ob durch die Nutzung der Marke ihre Funktionen – insbesondere die Herkunftsfunktion – beeinträchtigt werden. Das bedeutet: Der angesprochene Verkehr muss die Marke in ihrer konkreten Verwendung als Hinweis auf die Herkunft der Waren oder Dienstleistungen wahrnehmen. Doch wie beurteilen Gerichte diese Wahrnehmung? Welche Kriterien sind ausschlaggebend? Und wie wird in Grenzfällen entschieden, beispielsweise bei redaktionellen Texten, Fanartikeln oder Parodien?

Die Rechtsprechung zeigt, dass die Bewertung im Einzelfall erfolgt und stark vom jeweiligen Kontext abhängt. Dieser Abschnitt gibt einen Überblick über zentrale Konstellationen, die in der Praxis immer wieder auf den Prüfstand gestellt werden. Mit Hilfe von Beispielen aus der Rechtsprechung und der Anwendung der gesetzlichen Regelungen wird deutlich, wie vielfältig die Kriterien für eine markenmäßige Benutzung sind – und wie schnell die Grenzen überschritten werden können.

Das Wichtigste in Kürze:

• Kernfrage der markenmäßigen Benutzung: Eine markenmäßige Benutzung liegt vor, wenn die Marke ihre Herkunftsfunktion erfüllt, d. h. der Verbraucher die Marke als Hinweis auf die Herkunft von Waren oder Dienstleistungen versteht. Entscheidend ist die Wahrnehmung des angesprochenen Verkehrs.
• Wahrnehmung und Kontext: Die Beurteilung, ob eine markenmäßige Benutzung vorliegt, hängt stark vom Einzelfall ab. Faktoren wie Art der Nutzung (z. B. auf Verpackungen, Fanartikeln, in Suchmaschinen) und der spezifische Kontext sind ausschlaggebend.
• Rechtliche Orientierung: Rechtsprechung wie das BGH-Urteil „Tork“ oder der EuGH-Fall „Arsenal Football Club“ zeigt, dass selbst kleine Details (z. B. Platzierung und Darstellung der Marke) entscheidend für die Bewertung einer markenmäßigen Benutzung sein können. Unternehmen sollten daher potenziell kritische Verwendungen vorab prüfen lassen.

Übersicht

Was versteht man unter „markenmäßige Benutzung“?
Kriterien zur Bestimmung einer markenmäßigen Nutzung
Benutzung der Marke für eigene Produkte
Benutzung zur Unterscheidung von Waren und Dienstleistungen
Gesetzliche Beispiele: Markenmäßige Benutzung gemäß § 14 Abs. 3 und 4 MarkenG
Einzelfälle: Vielfältige Konstellationen der markenmäßigen Benutzung

Was versteht man unter „markenmäßige Benutzung“?

Der Begriff „markenmäßige Benutzung“ spielt im Markenrecht eine zentrale Rolle. Er beschreibt die Art und Weise, wie eine Marke verwendet wird und ob diese Verwendung in den Schutzbereich der Marke eingreift. Eine markenmäßige Benutzung liegt immer dann vor, wenn ein Zeichen oder eine Marke dazu verwendet wird, die Herkunft von Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens zu kennzeichnen, sodass der Verbraucher die Herkunft eindeutig zuordnen kann.

Definition und Bedeutung

Nach § 14 MarkenG (Markengesetz) genießt eine Marke Schutz vor der unberechtigten Verwendung durch Dritte. Dieser Schutz greift jedoch nur, wenn die Marke in einer Weise benutzt wird, die auf ihre Funktion als Herkunftshinweis abzielt. Das bedeutet, die Marke muss dazu eingesetzt werden, Waren oder Dienstleistungen von denen eines anderen Unternehmens zu unterscheiden.

Ein Beispiel hierfür ist der Einsatz eines Markennamens auf Verpackungen, Etiketten oder in der Werbung. Wenn ein Konkurrent ein ähnliches Zeichen in diesem Zusammenhang verwendet, könnte dies zu einer Verwechslungsgefahr führen – ein typisches Indiz für eine markenmäßige Benutzung.

Abgrenzung zur rein beschreibenden Benutzung

Nicht jede Verwendung einer Marke oder eines ähnlichen Zeichens ist automatisch eine markenmäßige Benutzung. So liegt beispielsweise keine markenmäßige Benutzung vor, wenn ein Zeichen lediglich beschreibend verwendet wird, etwa zur Angabe von Eigenschaften, Bestimmung oder Qualität der Ware (§ 23 MarkenG).

Eine markenmäßige Benutzung liegt vor, wenn ein Zeichen oder eine Marke im geschäftlichen Verkehr in einer Weise verwendet wird, die ihre Hauptfunktion als Herkunftshinweis erfüllt. Entscheidend ist die Wahrnehmung durch den Verbraucher und der Kontext, in dem die Marke erscheint. Die Abgrenzung zwischen markenmäßiger und nicht markenmäßiger Benutzung ist oft komplex und muss im Einzelfall anhand der rechtlichen Kriterien und relevanten Rechtsprechung geprüft werden.

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Kriterien zur Bestimmung einer markenmäßigen Nutzung

Die markenmäßige Nutzung ist im Markenrecht ein zentraler und zugleich komplexer Begriff. Sie beschreibt, ob ein Zeichen im geschäftlichen Verkehr in einer Weise verwendet wird, die vom Verbraucher als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen verstanden wird. Der Schutz des Markenrechts nach § 14 MarkenG greift nur dann, wenn eine solche markenmäßige Nutzung vorliegt.

Die genaue Abgrenzung zwischen einer markenmäßigen Nutzung und einer nicht markenmäßigen Nutzung – wie beispielsweise einer rein dekorativen oder beschreibenden Verwendung – erfordert eine tiefgehende Prüfung anhand mehrerer Kriterien, die durch die Rechtsprechung präzisiert wurden. Im Folgenden werden die relevanten Kriterien im Detail erläutert, ergänzt durch aktuelle Rechtsprechung, Praxisbeispiele und weiterführende rechtliche Überlegungen.

1. Die Herkunftsfunktion als Kernkriterium

Die wichtigste Funktion einer Marke ist ihre Herkunftsfunktion. Diese gewährleistet, dass Verbraucher die betriebliche Herkunft der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen erkennen können. Eine markenmäßige Nutzung liegt immer dann vor, wenn das Zeichen dazu verwendet wird, auf diese Herkunft hinzuweisen.

Rechtliche Grundlage:

• BGH, Urteil vom 07.03.2019 – SAM:
  „Die Marke gewährleistet, dass das gekennzeichnete Produkt aus dem Unternehmen des Markeninhabers stammt und dieser für die Qualität des Produkts verantwortlich ist.“
• EuGH, Urteil vom 25.07.2018 – Mitsubishi:
  „Die Herkunftsfunktion wird beeinträchtigt, wenn der Markeninhaber daran gehindert wird, die Kontrolle über das Inverkehrbringen seiner Waren auszuüben.“

Anwendung in der Praxis:

• Positives Beispiel für eine markenmäßige Nutzung:
  Das Adidas-Logo auf einem Sportshirt signalisiert dem Verbraucher, dass das Shirt von Adidas stammt.
• Negatives Beispiel (keine markenmäßige Nutzung):
  Ein großflächiger Druck „NYC“ auf einem Pullover wird vom Verkehr als dekoratives Element wahrgenommen und nicht als Herkunftshinweis.

Abgrenzung zur Nicht-Markennutzung:

Die Rechtsprechung hat klargestellt, dass eine rein beschreibende Nutzung die Herkunftsfunktion nicht berührt. Eine Beschreibung der Produkteigenschaften oder -qualität fällt daher nicht unter den Schutz des Markenrechts.

• EuGH, Urteil vom 12.07.2012 – Vorsprung durch Technik:
  „Wenn ein Slogan vom Verkehr lediglich als beschreibend verstanden wird, erfüllt er keine Herkunftsfunktion.“
• OLG Frankfurt, Beschluss vom 06.05.2021 – 6 W 34/21:
  „Der Verkehr interpretiert großflächige Sprüchemotive auf Kleidung überwiegend als dekorativ.“

2. Kennzeichnungsgewohnheiten des Warensektors

Ein weiteres entscheidendes Kriterium ist die Berücksichtigung der Kennzeichnungsgewohnheiten des relevanten Warensektors. In jeder Branche gibt es etablierte Gepflogenheiten, wie Zeichen oder Marken zur Kennzeichnung von Produkten oder Dienstleistungen genutzt werden.

Rechtsprechung:

• BGH, Urteil vom 11.04.2019 – Damen Hose MO:
  „Maßgeblich ist, wie Kennzeichnungsmittel im relevanten Warensektor üblicherweise verwendet werden.“
• BGH, Urteil vom 07.03.2019 – SAM:
  „Im Modebereich wird häufig in einer Herstellerangabe der alleinige Herkunftshinweis gesehen.“

Praxisbeispiele:

• Modebranche:
  Ein Logo auf der Brustseite eines T-Shirts wird häufig als herkunftsweisend wahrgenommen. Hingegen werden großflächige Sprüche oder grafische Muster auf der Rückseite oft als dekorativ eingestuft.
• Automobilindustrie:
  Modellbezeichnungen wie „Golf“ (VW) oder „911“ (Porsche) erfüllen nicht nur eine beschreibende Funktion, sondern werden auch als Zweitmarken erkannt.

Besonderheit bei Zweitkennzeichen:

Die Verwendung von Zweitkennzeichen, etwa Modellnamen, ist ebenfalls kritisch zu prüfen. Der BGH hat betont, dass nicht jede Modellbezeichnung automatisch herkunftsweisend ist, sondern dies vom konkreten Kontext abhängt (BGH, Urteil vom 07.03.2019 – SAM).

3. Gesamteindruck der Verwendung

Entscheidend ist der Gesamteindruck, den die Nutzung des Zeichens auf den durchschnittlich informierten, verständigen und aufmerksamen Verbraucher macht. Dabei sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen:

• Darstellung des Zeichens: Größe, Platzierung, Farbgebung und Blickfangwirkung.
• Kontext: Wo und wie wird das Zeichen verwendet (z. B. Werbung, Produktverpackung, Online-Angebot)?

Rechtsprechung:

• BGH, Urteil vom 09.02.2012 – pjur/pure:
  „Eine blickfangmäßige Hervorhebung spricht für eine markenmäßige Nutzung.“
• OLG Frankfurt, Urteil vom 07.07.2022 – SAM-Mantel mit Multicolour-Effekt:
  „Die konkrete Angebotsgestaltung ist entscheidend für die Annahme einer markenmäßigen Nutzung.“

Beispiele:

• Markenmäßige Nutzung:
  Das prominent auf einer Produktverpackung platzierte Logo „Nivea“ deutet auf die Herkunft aus dem Unternehmen Beiersdorf hin.
• Nicht markenmäßige Nutzung:
  Ein florales Muster, das zufällig einem Markenlogo ähnelt, wird vom Verkehr lediglich als Design wahrgenommen.

4. Objektive Wahrnehmung des Verkehrs

Die Beurteilung der markenmäßigen Nutzung erfolgt ausschließlich aus der Perspektive der objektiven Wahrnehmung des angesprochenen Verkehrskreises. Subjektive Absichten des Verwenders spielen keine Rolle.

Rechtsprechung:

• BGH, Urteil vom 07.03.2019 – SAM:
  „Entscheidend ist, ob der angesprochene Verkehr das Zeichen ‚auch‘ als Herkunftshinweis versteht.“
• EuGH, Urteil vom 22.09.2011 – Budweiser:
  „Eine langfristige Doppelnutzung eines Zeichens durch unabhängige Anbieter kann dazu führen, dass der Verkehr die Bezeichnung nicht herkunftsweisend interpretiert.“

Beispiel:

Eine Modellbezeichnung wie „501“ für Levi’s-Jeans wird vom Verbraucher eindeutig mit einem bestimmten Hersteller assoziiert, obwohl es sich gleichzeitig um eine beschreibende Kennzeichnung handeln könnte.

5. Beschreibende Nutzung und Vergleichende Werbung

Eine rein beschreibende Nutzung eines Zeichens ist keine markenmäßige Nutzung. Sie liegt vor, wenn das Zeichen lediglich zur Beschreibung von Eigenschaften, Qualität, Bestimmung oder Herkunft im geographischen Sinne dient.

Rechtsprechung:

• EuGH, Urteil vom 18.06.2009 – L’Oréal/Bellure:
  „Vergleichende Werbung, die eine Marke nennt, kann die Werbefunktion beeinträchtigen, wenn sie die Kennzeichnungskraft der Marke schwächt.“

Beispiele:

• Beschreibende Nutzung:
  „Bio“ zur Kennzeichnung von biologisch erzeugten Lebensmitteln.
• Markenmäßige Nutzung in Werbung:
  Das unautorisierte Abbilden des VW-Logos auf Flyern einer unabhängigen Werkstatt beeinträchtigt die Werbefunktion (BGH, Urteil vom 14.04.2011 – Große Inspektion für alle).

Die markenmäßige Nutzung ist ein anspruchsvoller Begriff, dessen Auslegung von mehreren Kriterien abhängt. Die Herkunftsfunktion bildet den Kern der Bewertung, aber auch die Kennzeichnungsgewohnheiten des Warensektors und der Gesamteindruck sind entscheidend. Durch eine präzise Analyse der Rechtsprechung und Praxisbeispiele wird deutlich, dass jede Situation im Einzelfall geprüft werden muss. Die Rechtsprechung liefert dabei wertvolle Leitlinien, insbesondere durch die Entscheidungen des BGH und EuGH.

Eine detaillierte Betrachtung dieser Kriterien ist nicht nur für die juristische Argumentation entscheidend, sondern auch für Unternehmen, die ihre Markenrechte schützen oder mögliche Konflikte vermeiden möchten.

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Benutzung der Marke für eigene Produkte

Eine markenmäßige Nutzung kann nicht nur durch den Markeninhaber erfolgen, sondern auch durch Dritte, die die Marke für eigene Zwecke einsetzen. Besonders relevant ist in diesem Zusammenhang die Frage, ob die Marke vom Dritten im geschäftlichen Verkehr so verwendet wird, dass sie nicht nur Produkte des Markeninhabers identifiziert, sondern auch dem kommerziellen Vorteil des Dritten dient. Diese Thematik wurde durch die Rechtsprechung detailliert ausgestaltet.

1. Rechtliche Anforderungen an die Benutzung für eigene Produkte

Eine markenmäßige Nutzung liegt vor, wenn eine Marke dazu verwendet wird, Produkte oder Dienstleistungen des Anspruchsgegners (des potenziellen Verletzers) zu fördern. Entscheidend ist, ob die Verwendung der Marke kommerziell dem Anspruchsgegner zugutekommt, auch wenn die Marke vordergründig Produkte des Markeninhabers identifiziert.

Rechtsprechung:

• EuGH, Urteil vom 11.04.2019 – ÖKO-Test Verlag/Dr. Liebe:
  „Die Benutzung der Marke muss für Produkte des Anspruchsgegners erfolgen. Es genügt jedoch, wenn der Verletzer für die Rechnung einer anderen Person handelt.“
• BeckOK Markenrecht/Mielke, § 14 MarkenG Rn. 118:
  „Es reicht aus, dass die Benutzung der Marke vordergründig Produkte des Markeninhabers identifiziert, kommerziell aber den Produkten des Verletzers zugutekommt.“

Kernpunkte der Anforderungen:

1. Die Marke wird verwendet, um eigene Produkte oder Dienstleistungen vom Angebot des Markeninhabers abzugrenzen.
2. Die Benutzung ist dem kommerziellen Interesse des Anspruchsgegners dienlich.
3. Die Marke wird im geschäftlichen Verkehr verwendet.

2. Vergleichende Werbung als markenmäßige Nutzung

Ein typisches Beispiel für die Benutzung einer Marke für eigene Produkte ist die vergleichende Werbung. Hierbei verwendet ein Unternehmen die Marke eines Wettbewerbers, um eigene Produkte zu bewerben, indem es sie mit den Produkten des Markeninhabers vergleicht.

Rechtsprechung:

• EuGH, Urteil vom 12.06.2008 – O2/H3G:
  „Die vergleichende Werbung stellt eine markenmäßige Benutzung dar, da sie die Marke des Wettbewerbers nutzt, um eigene Produkte vom Angebot des Markeninhabers abzugrenzen.“
• In diesem Fall nutzte der Mobilfunkanbieter H3G die Wort- und Bildmarke „O2“ in einer Werbung, um eigene Mobilfunktarife mit denen von O2 zu vergleichen. Der EuGH erkannte darin eine markenmäßige Benutzung, da H3G die Marke von O2 für seine eigenen kommerziellen Zwecke einsetzte.

Voraussetzungen:

• Es muss erkennbar sein, dass die Marke des Wettbewerbers verwendet wird, um Unterschiede in Qualität, Preis oder Leistung zu verdeutlichen.
• Die vergleichende Werbung darf die Kennzeichnungskraft oder den Ruf der Marke nicht unlauter beeinträchtigen (vgl. § 6 UWG).

Beispiel:

Ein Waschmittelhersteller wirbt mit dem Slogan: „Unser Produkt reinigt besser als [Marke X].“ Die Nennung der Konkurrenzmarke stellt eine markenmäßige Nutzung dar, da die Marke verwendet wird, um den eigenen Produkten einen Vorteil zu verschaffen.

3. Keyword Advertising als markenmäßige Nutzung

Ein weiteres Beispiel für die Benutzung einer Marke für eigene Produkte ist das sogenannte Keyword Advertising. Hierbei wird eine Marke als Schlüsselwort in Suchmaschinen verwendet, sodass Suchergebnisse für die Produkte oder Dienstleistungen des Anspruchsgegners angezeigt werden.

Rechtsprechung:

• BGH, Urteil vom 13.12.2012 – MOST-Pralinen:
  „Die Benutzung eines als Marke geschützten Zeichens als Keyword in Suchmaschinen stellt eine markenmäßige Nutzung dar, wenn dadurch Produkte des Anspruchsgegners beworben werden.“
• BGH, Urteil vom 28.06.2018 – I ZR 236/16:
  Auch hier wurde festgestellt, dass Keyword Advertising eine markenmäßige Nutzung darstellt, wenn die Verwendung der Marke darauf abzielt, eigene Produkte oder Dienstleistungen hervorzuheben.

Beispiel:

Ein Unternehmen, das Schuhe verkauft, bucht den Markennamen „Adidas“ als Keyword bei Google. Kunden, die nach „Adidas Schuhe“ suchen, sehen als erstes Suchergebnis die Werbeanzeige des Unternehmens, das Konkurrenzprodukte anbietet. Hier liegt eine markenmäßige Nutzung vor, da die Marke „Adidas“ für die Bewerbung eigener Produkte verwendet wird.

4. Ersatzteile und Zubehör: Nutzung der Marke zur Produktidentifikation

Anbieter von Ersatzteilen oder Zubehör verwenden häufig die Marke des Originalherstellers, um die Kompatibilität ihrer Produkte zu zeigen. Diese Nutzung kann markenmäßig sein, da die Marke in diesem Fall kommerziell den Produkten des Anbieters zugutekommt.

Rechtsprechung:

• EuGH, Urteil vom 17.03.2005 – Gillette:
  „Die Benutzung der Marke für die Identifizierung von Ersatzteilen oder Zubehör ist markenmäßig, wenn die Marke dabei kommerziell dem Anbieter des Zubehörs zugutekommt.“
• BGH, Urteil vom 14.04.2011 – Große Inspektion für alle:
  Die Benutzung von Markenlogos auf Werbematerialien für Ersatzteile oder Dienstleistungen, wie Inspektionen, stellt eine markenmäßige Nutzung dar, wenn diese dazu dient, eigene Angebote zu bewerben.

Beispiel:

Ein Anbieter von Druckerpatronen wirbt mit dem Hinweis „Kompatibel mit HP-Druckern“. Hierbei wird die Marke „HP“ genutzt, um die Kompatibilität der Patronen zu bewerben. Obwohl die Marke vordergründig der Identifikation des Originalprodukts dient, kommt die Verwendung den Produkten des Anbieters zugute.

5. Dienstleistungen und Warenverweis: Benutzung der Marke im Kontext von Drittprodukten

Die Rechtsprechung hat klargestellt, dass auch die Verwendung einer Marke zur Beschreibung von Drittprodukten, die Gegenstand einer Dienstleistung sind, eine markenmäßige Nutzung darstellen kann.

Rechtsprechung:

• EuGH, Urteil vom 23.02.1999 – BMW:
  „Die Benutzung der Marke eines Autoherstellers durch eine unabhängige Werkstatt zur Bewerbung von Wartungs- und Reparaturdienstleistungen stellt eine markenmäßige Nutzung dar.“
• Im Fall „BMW“ bewarb eine Werkstatt Reparaturdienstleistungen für BMW-Fahrzeuge und nutzte dabei die Marke „BMW“. Der EuGH stellte fest, dass die Verwendung der Marke markenmäßig war, obwohl die Marke nicht für die Dienstleistung selbst verwendet wurde.

Beispiel:

Ein Reifenhändler bewirbt seine Dienstleistungen mit dem Slogan „Reifenwechsel für Mercedes-Fahrzeuge“. Die Nutzung der Marke „Mercedes“ ist markenmäßig, da sie dazu dient, eigene Dienstleistungen zu fördern.

Die Benutzung einer Marke für eigene Produkte umfasst zahlreiche Szenarien, in denen die Marke eines Dritten kommerziell genutzt wird, um eigene Produkte oder Dienstleistungen zu bewerben. Entscheidend ist, dass die Verwendung nicht rein beschreibend ist, sondern dem eigenen geschäftlichen Vorteil dient. Die Rechtsprechung zeigt, dass die Anforderungen an eine solche Nutzung vergleichsweise niedrig sind, solange die Marke erkennbar im geschäftlichen Verkehr verwendet wird. Fälle wie vergleichende Werbung, Keyword Advertising und die Verwendung von Marken zur Bewerbung von Zubehör oder Dienstleistungen illustrieren die Breite dieser Problematik.

Unternehmen, die Marken anderer verwenden, sollten die Grenzen zwischen zulässiger und unzulässiger Nutzung sorgfältig prüfen, da Verstöße erhebliche rechtliche und wirtschaftliche Konsequenzen haben können.

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Benutzung zur Unterscheidung von Waren und Dienstleistungen

Die markenmäßige Benutzung zur Unterscheidung von Waren und Dienstleistungen ist eine zentrale Voraussetzung für die Geltendmachung markenrechtlicher Ansprüche nach § 14 MarkenG. Nur wenn eine Marke im geschäftlichen Verkehr als Hinweis auf die betriebliche Herkunft verwendet wird und dadurch eine Unterscheidung zwischen verschiedenen Unternehmen ermöglicht, greift der markenrechtliche Schutz.

Im Folgenden wird detailliert erläutert, wie die Benutzung einer Marke zur Unterscheidung von Waren und Dienstleistungen rechtlich eingeordnet wird, welche Kriterien die Rechtsprechung dafür entwickelt hat und wie Einzelfälle zu beurteilen sind. Dabei wird besonderes Augenmerk auf relevante Urteile und praxisnahe Beispiele gelegt.

1. Rechtliche Grundlage: Unterscheidung als zentrale Funktion der Marke

Die zentrale Funktion einer Marke ist es, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Diese Unterscheidungsfunktion ist eng mit der Herkunftsfunktion verbunden, die sicherstellt, dass der Verbraucher die Herkunft eines Produkts erkennen kann.

Rechtsprechung:

• BGH, Urteil vom 07.03.2019 – SAM:
  „Die Marke gewährleistet, dass das gekennzeichnete Produkt aus dem Unternehmen des Markeninhabers stammt und dieser für die Qualität des Produkts verantwortlich ist.“
• EuGH, Urteil vom 11.09.2007 – C-17/06:
  „Die Unterscheidung von Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber konkurrierenden Angeboten ist der zentrale Zweck einer Marke.“

Die Unterscheidung muss dabei für den angesprochenen Verkehrskreis klar erkennbar sein, d. h., die Marke muss als herkunftshinweisend wahrgenommen werden und nicht bloß beschreibend oder dekorativ genutzt werden.

2. Erfordernis einer markenmäßigen Benutzung

Eine Markenverletzung nach § 14 MarkenG setzt voraus, dass die fremde Marke „markenmäßig“ benutzt wird. Dies bedeutet, dass die Marke im geschäftlichen Verkehr so verwendet wird, dass sie die betriebliche Herkunft von Waren oder Dienstleistungen kennzeichnet und eine Unterscheidung ermöglicht.

Kernanforderungen:

1. Die Marke wird zur Unterscheidung der Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen verwendet.
2. Die Marke ist für den Verbraucher als Hinweis auf die betriebliche Herkunft wahrnehmbar.
3. Es besteht eine Verbindung zwischen der Marke und den konkreten Waren oder Dienstleistungen.

Rechtsprechung:

• BGH, Urteil vom 18.10.2007 – AKZENTA:
  „Die Marke muss erkennbar dazu dienen, die Ware oder Dienstleistung als solche zu kennzeichnen und von konkurrierenden Angeboten abzuheben.“
• BGH, Urteil vom 19.04.2012 – Pelikan:
  „Eine markenmäßige Benutzung liegt vor, wenn der Verkehr einen Zusammenhang zwischen der Marke und den angebotenen Waren oder Dienstleistungen erkennt.“

3. Abgrenzung: Firmenmäßige vs. Markenmäßige Benutzung

Ein häufiges Problem in der Praxis ist die Unterscheidung zwischen einer markenmäßigen Benutzung (zur Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen) und einer firmenmäßigen Benutzung (zur Kennzeichnung des Unternehmens selbst).

Firmenmäßige Benutzung:

Die Marke wird ausschließlich verwendet, um das Unternehmen zu identifizieren, ohne dass ein Bezug zu konkreten Waren oder Dienstleistungen besteht. Eine solche Nutzung genießt keinen markenrechtlichen Schutz.

Beispiel:
Eine Musikschule nennt sich „Pelikan Musikschule“ und verwendet diesen Namen nur als Unternehmensbezeichnung, ohne damit konkret Dienstleistungen zu kennzeichnen.

Markenmäßige Benutzung:

Die Marke wird genutzt, um Waren oder Dienstleistungen zu kennzeichnen und von denen anderer Anbieter abzugrenzen.

Beispiel:
Die Musikschule bewirbt ihre Kurse mit dem Slogan „Pelikan-Musikunterricht – Lernen mit Qualität“. Hier wird die Marke „Pelikan“ zur Kennzeichnung einer Dienstleistung verwendet.

Rechtsprechung:

• EuGH, Urteil vom 11.09.2007 – BMW:
  „Eine markenmäßige Benutzung liegt vor, wenn die Marke nicht nur auf das Unternehmen verweist, sondern auf die Waren oder Dienstleistungen, die es anbietet.“
• BGH, Urteil vom 19.04.2012 – Pelikan:
  „Eine firmenmäßige Nutzung kann in eine markenmäßige Nutzung übergehen, wenn ein Bezug zu den angebotenen Waren oder Dienstleistungen hergestellt wird.“

4. Unterscheidung bei physischen Waren

Bei physischen Waren ist die markenmäßige Benutzung häufig einfacher nachzuweisen, da die Marke direkt auf der Ware oder ihrer Verpackung angebracht wird. Entscheidend ist, dass die Marke vom Verbraucher als Hinweis auf die Herkunft wahrgenommen wird.

Beispiele:

1. Marken auf Verpackungen:
   Ein Schreibwarenhersteller bringt das Logo „Pelikan“ auf Stiften und deren Verpackung an.
2. Marken auf Produkten:
   Die Marke „Apple“ wird auf technischen Geräten wie iPhones oder MacBooks sichtbar verwendet.

Rechtsprechung:

• BGH, Urteil vom 06.12.2001 – Festspielhaus:
  „Eine rein beschreibende Nutzung, die keine Unterscheidung der Produkte ermöglicht, erfüllt die Voraussetzungen der markenmäßigen Benutzung nicht.“

5. Unterscheidung bei Dienstleistungen

Im Dienstleistungsbereich ist die Abgrenzung schwieriger, da Dienstleistungen häufig nicht direkt „markiert“ werden können. Hier kommt es auf die Nutzung der Marke in Werbematerialien, Online-Präsenzen oder Geschäftspapieren an.

Beispiele:

1. Markennutzung in der Werbung:
   Ein Fitnessstudio wirbt mit dem Slogan „X-Fit – Dein Experte für gesundes Training“. Die Marke „X-Fit“ wird zur Kennzeichnung der Dienstleistungen verwendet.
2. Markennutzung in Geschäftspapieren:
   Ein Steuerberater verwendet seine Marke „Steuerprofi“ in Briefköpfen und auf Rechnungen, um seine Dienstleistungen zu kennzeichnen.

Rechtsprechung:

• BGH, Urteil vom 18.10.2007 – AKZENTA:
  „Bei Dienstleistungen ist eine markenmäßige Benutzung anzunehmen, wenn die Marke im geschäftlichen Verkehr so verwendet wird, dass sie als Herkunftshinweis für die angebotene Leistung wahrgenommen wird.“

6. Benutzung im Rahmen der modernen Werbung

Im digitalen Zeitalter kommen neue Formen der markenmäßigen Benutzung hinzu, insbesondere im Bereich der vergleichenden Werbung und des Keyword Advertisings.

Vergleichende Werbung:

Ein Unternehmen verwendet die Marke eines Wettbewerbers, um eigene Produkte oder Dienstleistungen im Vergleich zu bewerben. Dies stellt eine markenmäßige Benutzung dar.

Beispiel:
Ein Mobilfunkanbieter vergleicht seine Tarife mit denen von „O2“ und nutzt deren Marke in der Werbung. Dies wurde vom EuGH als markenmäßige Benutzung eingestuft (EuGH, Urteil vom 12.06.2008 – O2/H3G).

Keyword Advertising:

Die Buchung einer Marke als Keyword bei Google Ads stellt eine markenmäßige Nutzung dar, wenn diese Verwendung Produkte oder Dienstleistungen des Markeninhabers beeinflusst.

Rechtsprechung:

• BGH, Urteil vom 13.12.2012 – MOST-Pralinen:
  „Die Verwendung eines markenrechtlich geschützten Begriffs als Keyword stellt eine markenmäßige Nutzung dar, wenn dadurch die Herkunftsfunktion der Marke beeinträchtigt wird.“

7. Grenzen der Unterscheidungsfunktion: Keine rein beschreibende Nutzung

Die rein beschreibende Nutzung eines Zeichens fällt nicht unter die markenmäßige Benutzung. Eine solche Verwendung ist zulässig, da sie nicht die Unterscheidungsfunktion der Marke beeinträchtigt.

Beispiele:

1. Beschreibende Angaben:
   „Bio“ als Hinweis auf die biologische Herstellung eines Produkts.
2. Dekorative Nutzung:
   Ein florales Muster, das zufällig einem Logo ähnelt, wird nur als Design wahrgenommen.

Rechtsprechung:

• EuGH, Urteil vom 18.06.2009 – L’Oréal/Bellure:
  „Eine rein beschreibende Nutzung beeinträchtigt die Markenfunktion nicht und fällt daher nicht unter den Schutz des Markenrechts.“

Die markenmäßige Benutzung zur Unterscheidung von Waren und Dienstleistungen ist eine grundlegende Voraussetzung für den Markenschutz nach § 14 MarkenG. Entscheidend ist, dass die Marke als Hinweis auf die betriebliche Herkunft wahrgenommen wird. Während dies bei physischen Waren häufig unproblematisch ist, erfordert die Bewertung im Dienstleistungsbereich oder in modernen Werbeformen eine sorgfältige Analyse der konkreten Nutzung. Die Abgrenzung zu firmenmäßiger oder beschreibender Nutzung ist oft fließend und muss im Einzelfall anhand der Rechtsprechung bewertet werden.

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Gesetzliche Beispiele: Markenmäßige Benutzung gemäß § 14 Abs. 3 und 4 MarkenG

Die gesetzlich geregelten Beispiele in § 14 Abs. 3 und 4 MarkenG definieren typische Handlungen, die eine markenmäßige Benutzung darstellen können. Diese Beispiele sind jedoch nicht abschließend und werden durch die Rechtsprechung präzisiert. Im Folgenden werden die wichtigsten Regelungen des § 14 Abs. 3 und 4 MarkenG erläutert, ergänzt durch praxisnahe Beispiele und relevante Urteile.

1. Anbringen des Zeichens auf Waren, ihrer Aufmachung oder Verpackung (§ 14 Abs. 3 Nr. 1 MarkenG)

Das Anbringen einer Marke auf Waren, deren Verpackung oder Aufmachung stellt die häufigste Form der markenmäßigen Benutzung dar. Diese Nutzung wird dann als markenmäßig gewertet, wenn das Zeichen dazu dient, die betroffenen Waren als Produkte eines bestimmten Unternehmens zu kennzeichnen.

Voraussetzungen:

• Das Zeichen muss auf der Ware, Verpackung oder Aufmachung angebracht sein.
• Das Anbringen muss dem Verwender zurechenbar sein.
• Die Benutzung darf nicht ausschließlich dekorativ oder beschreibend sein.

Rechtsprechung:

• BGH, Urteil vom 17.10.2019 – Valentin:
  „Das Anbringen eines als Marke geschützten Zeichens auf Bierflaschenetiketten stellt eine markenmäßige Benutzung dar.“
• EuGH, Urteil vom 15.12.2011 – Winters/Red Bull:
  „Ein Dienstleister, der im Auftrag eines Dritten Getränke in Dosen mit markenverletzender Aufmachung füllt, nutzt die Marke nicht markenmäßig, wenn sich das Zeichen nicht auf seine eigene Dienstleistung bezieht.“

Praxisbeispiele:

1. Markenmäßige Benutzung:
   Ein Bekleidungshersteller bringt das Nike-Logo auf T-Shirts an und verkauft diese unter der Marke Nike.
2. Nicht markenmäßige Benutzung:
   Ein Abfülldienstleister füllt Getränke in Flaschen mit markenrechtlich geschützten Etiketten, ohne die Marke für eigene Produkte oder Dienstleistungen zu nutzen.

2. Anbieten, Inverkehrbringen oder Besitz zu diesen Zwecken (§ 14 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG)

Das Anbieten oder Inverkehrbringen von Waren unter einer fremden Marke sowie der Besitz solcher Waren zu diesem Zweck stellt eine weitere typische Verletzungshandlung dar. Der Begriff „Anbieten“ wird hierbei wirtschaftlich und nicht zivilrechtlich im Sinne einer Willenserklärung interpretiert.

Voraussetzungen:

• Die Marke muss bei der Bewerbung, dem Angebot oder der Vermarktung der Ware verwendet werden.
• Der Besitz der Ware muss erkennbar dem Zweck dienen, sie anzubieten oder in Verkehr zu bringen.

Rechtsprechung:

• LG Köln, Urteil vom 30.08.2016 – iPhone-Hülle:
  „Das Anhängen eines eigenen Angebots an ein Amazon-Inserat der Markeninhaberin stellt eine markenmäßige Benutzung dar.“
• EuGH, Urteil vom 02.04.2020 – Coty/Amazon:
  „Wer markenrechtsverletzende Waren für einen Dritten lagert, nutzt die Marke nicht markenmäßig, wenn der Besitz nicht dem Inverkehrbringen dient.“

Praxisbeispiele:

1. Markenmäßige Benutzung:
   Ein Händler bietet auf Amazon gefälschte iPhone-Hüllen unter der Marke „Apple“ an.
2. Nicht markenmäßige Benutzung:
   Ein Logistikunternehmen lagert markenrechtsverletzende Waren für einen Kunden, ohne selbst in den Handelsprozess eingebunden zu sein.

3. Anbieten oder Erbringen von Dienstleistungen (§ 14 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG)

Auch die Verwendung einer Marke zur Bewerbung oder Kennzeichnung von Dienstleistungen stellt eine markenmäßige Benutzung dar, wenn sie zur Unterscheidung der Dienstleistungen eines Unternehmens dient.

Rechtsprechung:

• EuGH, Urteil vom 23.02.1999 – BMW:
  „Die Benutzung der Marke eines Autoherstellers durch eine unabhängige Werkstatt zur Bewerbung von Reparatur- und Wartungsdienstleistungen stellt eine markenmäßige Benutzung dar.“

Praxisbeispiele:

1. Markenmäßige Benutzung:
   Eine Werkstatt wirbt mit dem Slogan „Spezialist für BMW-Wartung“. Die Marke „BMW“ wird verwendet, um die Dienstleistungen zu kennzeichnen.
2. Nicht markenmäßige Benutzung:
   Eine Werkstatt erwähnt in einer neutralen Beschreibung, dass sie auch BMW-Fahrzeuge repariert, ohne die Marke hervorzuheben.

4. Einführen oder Ausführen von Waren (§ 14 Abs. 3 Nr. 4 MarkenG)

Das Einführen oder Ausführen von Waren, die mit einer fremden Marke gekennzeichnet sind, kann ebenfalls eine markenmäßige Benutzung darstellen. Entscheidend ist hierbei, ob die Waren für den freien Verkehr im Schutzgebiet bestimmt sind.

Voraussetzungen:

• Bei Waren aus Drittländern muss eine Absicht zum Inverkehrbringen im Inland erkennbar sein.
• Der tatsächliche Grenzübertritt unter Verfügungsgewalt des Verwenders ist erforderlich.

Rechtsprechung:

• EuGH, Urteil vom 18.10.2005 – Class International/Colgate-Palmolive:
  „Waren, die aus einem Drittland eingeführt werden, unterliegen erst dann einer markenmäßigen Benutzung, wenn sie in den zollrechtlich freien Verkehr überführt werden.“
• OLG Frankfurt, Urteil vom 01.10.2020 – Chloé:
  „Waren aus anderen EU-Mitgliedstaaten gelten bereits als eingeführt, wenn sie im Inland in den Verkehr gebracht werden.“

Praxisbeispiele:

1. Markenmäßige Benutzung:
   Der Import gefälschter Luxusuhren aus China mit dem Ziel, diese in der EU zu verkaufen.
2. Nicht markenmäßige Benutzung:
   Waren, die nur durch Deutschland in ein Drittland weitertransportiert werden, gelten als bloße Durchfuhr und stellen keine Einfuhr dar.

5. Benutzung in Geschäftspapieren oder in der Werbung (§ 14 Abs. 3 Nr. 6 MarkenG)

Die Verwendung eines markenrechtlich geschützten Zeichens in Geschäftspapieren oder Werbeanzeigen kann ebenfalls eine markenmäßige Benutzung darstellen, sofern die Marke in Verbindung mit Produkten oder Dienstleistungen verwendet wird.

Rechtsprechung:

• LG Köln, Urteil vom 17.04.2020:
  „Die Bewerbung einer eigenen Produktserie unter Verwendung eines geschützten Zeichens stellt eine markenmäßige Benutzung dar.“

Praxisbeispiele:

1. Markenmäßige Benutzung:
   Eine Werbeanzeige für eine neue Taschenkollektion verwendet das Logo „Gucci“ ohne Genehmigung des Markeninhabers.
2. Nicht markenmäßige Benutzung:
   Ein Artikel über die Geschichte von Gucci enthält das Logo der Marke lediglich zur Illustration.

6. Vergleichende Werbung (§ 14 Abs. 3 Nr. 7 MarkenG)

Die Verwendung einer Marke in vergleichender Werbung kann eine markenmäßige Benutzung darstellen, sofern sie nicht die Voraussetzungen der zulässigen vergleichenden Werbung gemäß der Richtlinie 2006/114/EG erfüllt.

Voraussetzungen:

• Die vergleichende Werbung muss objektiv und nicht irreführend sein.
• Sie darf den Ruf der Marke nicht unlauter ausnutzen oder schädigen.

Rechtsprechung:

• EuGH, Urteil vom 23.04.2009 – L’Oréal/Bellure:
  „Vergleichende Werbung, die den Ruf einer Marke schädigt, stellt eine markenmäßige Benutzung dar.“

Praxisbeispiele:

1. Markenmäßige Benutzung:
   Eine Werbung für ein Shampoo lautet: „Besser als L’Oréal – getestet und bewiesen!“
2. Nicht markenmäßige Benutzung:
   Eine neutrale Vergleichstabelle, die verschiedene Shampoos anhand objektiver Kriterien gegenüberstellt.

Die gesetzlich normierten Beispiele in § 14 Abs. 3 und 4 MarkenG decken typische Fälle markenmäßiger Benutzung ab. Entscheidend bleibt jedoch stets die konkrete Nutzung im Einzelfall, da die Regelungen nicht abschließend sind. Die Rechtsprechung ergänzt diese Beispiele um praxisrelevante Urteile, die klarstellen, unter welchen Voraussetzungen eine markenmäßige Benutzung vorliegt. Unternehmen sollten daher stets prüfen, ob die Nutzung eines Zeichens die Unterscheidungsfunktion einer Marke beeinträchtigt, da selbst scheinbar harmlose Handlungen zu markenrechtlichen Konflikten führen können.

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Einzelfälle: Vielfältige Konstellationen der markenmäßigen Benutzung

Die markenmäßige Benutzung umfasst eine Vielzahl von Konstellationen, die in der Praxis immer wieder vor Gericht verhandelt werden. Diese Einzelfälle zeigen, wie unterschiedlich die Gerichte je nach Sachlage urteilen und welche Kriterien bei der Bewertung im Vordergrund stehen.

1. Metatags und Suchmaschinenoptimierung

Die Verwendung von Marken als Metatags oder in Suchmaschinenanzeigen (z. B. Google Ads) wird häufig als markenmäßige Benutzung gewertet. Entscheidend ist, ob für den Verbraucher eine Verbindung zum Markeninhaber suggeriert wird.

Beispiele:

• EuGH, Urteil vom 11.07.2013 – BEST/Visys:
  Die Nutzung eines geschützten Zeichens als Metatag führte zu einer markenmäßigen Benutzung, da Suchmaschinenergebnisse suggerierten, dass eine Verbindung zwischen dem Anbieter und dem Markeninhaber bestand.
• BGH, Urteil vom 28.06.2018 – keine-vorwerk-vertretung.de:
  Die Verwendung der Marke „Vorwerk“ als Keyword wurde als markenmäßige Benutzung gewertet, da die Anzeige den Eindruck erweckte, der Anbieter sei mit Vorwerk verbunden.

2. Fanartikel

Bei Fanartikeln wird die markenmäßige Benutzung häufig bejaht, da die Verbraucher eine Verbindung zwischen den Produkten und dem Markeninhaber vermuten.

Beispiele:

• EuGH, Urteil vom 12.11.2002 – Arsenal Football Club:
  Der Abdruck des Logos des FC Arsenal London auf Fanbekleidung wurde als markenmäßige Benutzung angesehen, da Fans die Marke als Herkunftshinweis wahrnahmen.
• Kalender und Druckwerke:
  Bei Fanartikeln wie Kalendern oder Postern kann die Werbefunktion der Marke beeinträchtigt werden, wenn Marken ohne Zustimmung genutzt werden (vgl. BeckOK MarkenR/Mielke, § 14 MarkenG Rn. 191).

3. Redaktionelle Benutzung

Die Verwendung von Marken in redaktionellen Kontexten ist ein sensibles Thema, da hier die Pressefreiheit (Art. 5 Abs. 1 GG) eine wesentliche Rolle spielt. Regelmäßig wird eine markenmäßige Benutzung ausgeschlossen, wenn die Marke rein beschreibend genutzt wird.

Beispiele:

• OLG Hamburg, Urteil vom 29.07.1999 – FC Schalke 04:
  Ein Buch, das die Vereinsfarben und Symbole von Schalke 04 umfangreich nutzte, überschritt das zulässige Maß und stellte eine markenmäßige Benutzung dar.
• OLG Frankfurt, Beschluss vom 03.03.2009 – Internet-Blog:
  Die Erwähnung eines Unternehmensnamens in einem Blogartikel wurde als rein beschreibend gewertet und nicht als markenmäßige Benutzung angesehen.

4. Keyword Advertising

Im Bereich des Keyword Advertising entscheidet vor allem die Gestaltung der Anzeigen, ob eine markenmäßige Benutzung vorliegt.

Beispiele:

• BGH, Urteil vom 13.01.2011 – Impuls II:
  Anzeigen, die fremde Marken als Keywords verwenden, müssen klar als Werbeanzeigen erkennbar sein. Fehlt ein Hinweis, wird eine Markenverletzung vermutet.
• EuGH, Urteil vom 23.03.2010 – Google und Google France:
  Die Nutzung von Marken als Keywords ist zulässig, wenn der Verbraucher eindeutig erkennen kann, dass die beworbenen Produkte nicht vom Markeninhaber stammen.

5. Spielzeugmodelle

Bei der Nutzung von Marken auf Spielzeugmodellen hängt die Bewertung davon ab, ob der Verbraucher die Marke als Herkunftshinweis versteht. Hier spielt die Kennzeichnung auf der Verpackung eine entscheidende Rolle.

Beispiele:

• BGH, Urteil vom 14.01.2010 – Opel-Blitz II:
  Der Opel-Blitz auf einem Modellauto stellte keine markenmäßige Benutzung dar, da die Verpackung den Hersteller eindeutig als Dritten auswies.
• LG Düsseldorf, Urteil vom 11.12.2019 – DHL-Modellauto:
  Der Abdruck des DHL-Logos auf Modellautos wurde als markenmäßige Benutzung gewertet, da der Verkehr eine Verbindung zum Markeninhaber vermutete.

6. Verwendung der Marke auf Verpackungen

Die Anbringung einer Marke auf einer Verpackung kann eine markenmäßige Benutzung darstellen, wenn die Verpackung als Herkunftshinweis wahrgenommen wird.

Beispiele:

• BGH, Urteil vom 17.10.2018 – Tork:
  Papierhandtuchrollen mit der Angabe „passend für Tork-Spender“ wurden als markenmäßig genutzt, da der Verbraucher die Verpackung als Herkunftshinweis interpretierte.
• BGH, Urteil vom 24.06.2004 – SodaStream:
  Die Nutzung von „SodaStream“-Behältern wurde als markenmäßig angesehen, da die Gravur der Marke auf dem Behälter einen Herkunftshinweis darstellte.

7. Parodien

Die Verwendung von Marken in Parodien oder satirischen Kontexten ist rechtlich heikel. Entscheidend ist, ob die Herkunftsfunktion beeinträchtigt wird oder die Kunstfreiheit (Art. 5 Abs. 3 GG) greift.

Beispiele:

• OLG Hamburg, Beschluss vom 05.01.2006 – Trabi 03:
  Ein Mottoshirt mit dem Trabant-Logo wurde als markenmäßige Benutzung gewertet, da der Verkehr eine Verbindung zum Markeninhaber vermutete.
• OLG Hamburg, Beschluss vom 15.01.2006 – Bildmarke AOL:
  Eine Parodie des AOL-Logos wurde nicht als markenmäßige Benutzung angesehen, da der satirische Kontext klar erkennbar war.

8. Fremde Markenware bei Gewinnspielen

Die Verwendung fremder Markenware als Preise für Gewinnspiele stellt eine markenmäßige Benutzung dar, da die Marke als Herkunftshinweis für die Preise genutzt wird.

Beispiele:

• BGH, Urteil vom 03.11.2005 – Gewinnfahrzeug mit Fremdemblem:
  Die Bewerbung eines Ferraris als Gewinn stellte eine markenmäßige Benutzung dar, jedoch war das Markenrecht gemäß § 24 Abs. 1 MarkenG erschöpft.

9. Websiteinterne Suchfunktionen

Die Darstellung von Suchergebnissen, die Marken enthalten, kann eine markenmäßige Benutzung darstellen, wenn die Ergebnisse eine Verbindung zum Markeninhaber suggerieren.

Beispiele:

• BGH, Urteil vom 15.02.2018 – Ortlieb:
  Die Anzeige von markenfremden Produkten in Verbindung mit der Marke „Ortlieb“ in einer internen Suchfunktion führte zu einer markenmäßigen Benutzung.
• OLG Frankfurt, Urteil vom 21.02.2019 – schwimmende Sitzmöbel:
  Wenn Suchergebnisse klar von der Marke abgegrenzt sind, liegt keine markenmäßige Benutzung vor.

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