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Abmahnung der Firma LACOSTE S.A.

Uns liegt eine weitere markenrechtliche Abmahnung aus April 2024 der Lacoste SAS, 31 - 37 Boulevard de Montmorency, 75016 Paris, Frankreich, vor. Diese Abmahnung lässt die Firma Lacoste durch die Kanzlei Grünecker Patent- und Rechtsanwälte aussprechen.

Vorwurf der Abmahnung ist der Import von Markenfälschungen. Durch die Einfuhr gefälschter Lacoste-Produkte würden die Markenrechte von Lacoste verletzt. Es werden deshalb ganz empfindliche Forderungen gegenüber dem Empfänger der Abmahnschreibens geltend gemacht.

Aufgrund der sehr hohen Streitwerte/Gegenstandswerte im Zusammenhang mit Lacoste-Abmahnungen dürfen derartige Vorwürfe keinesfalls auf die leichte Schulter genommen werden. Auch wenn Sie sich keiner Schuld bewusst sind, sollten Sie sofort mit Erhalt einer solchen Abmahnung anwaltliche Hilfe durch einen im Markenrecht tätigen Rechtsanwalt oder durch einen Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz hinzuziehen. Andernfalls drohen enorme Kostenrisiken, die schnell mehrere tausend Euro betragen oder die sich sogar auf eine deutlich 5-stellige Größenordnung belaufen können. Selbst wenn Sie von Ihrer Unschuld noch so sehr überzeugt sind, reagieren Sie bitte nicht im Alleineingang auf die Abmahnung. Jeder Fehler, auch wenn er unabsichtlich geschieht, kann Sie ganz schnell mehrere tausend Euro (zusätzlich) kosten. Auch wenn die anwaltliche Hilfe weitere Kosten (bei uns in aller Regel zum Pauschalpreis) nach sich zieht, können die Risiken dadurch zu Ihren Gunsten sehr stark eingeschränkt werden.

Wenn Sie das Gefühl haben, dass an den Vorwürfen etwas dran sein könnte, gilt das natürlich erst recht. Ein auf diese Fälle spezialisierter Anwalt kann Sie dann immer noch dabei unterstützen, mit einem (sprichwörtlich) „blauen Auge“ aus der Sache wieder herauszukommen, insbesondere im Hinblick auf die Schadensersatzforderung und – noch wichtiger – in Bezug auf die mit der Abmahnung geforderte strafbewehrte Unterlassungserklärung.

Zu dem uns nun vorliegenden Vorgang:

Dem Empfänger der Abmahnung wird zunächst mitgeteilt, dass Lacoste durch das zuständige Zollmacht darüber informiert worden sei, dass er eine Vielzahl von Trainingsanzügen importiert habe, die mit Zeichen versehen seien, die den Originalmarken von Lacoste identisch nachempfunden seien. Bei einer Begutachtung der Produkte habe sich bestätigt, dass es sich bei den Waren eindeutig um Fälschungen handele. Der Empfänger der Abmahnung sei nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH) zudem selbst dann für die Rechtsverletzung verantwortlich, wenn er nicht gewusst habe, dass es sich bei den Waren um Fälschungen handele.

Auch habe der Abgemahnte selbstverständlich keine Berechtigung, (Nachahmungs-) Produkte anzubieten und/oder in den Verkehr zu bringen und/oder zu den genannten Zwecken zu besitzen und/oder zu bewerben und/oder dies durch Dritte tun zu lassen, welche Zeichen aufweisen, die (nahezu) identisch zu oben genannten Markenrechten von Lacoste sind, so die Kanzlei Grünecker weiter.

Der Empfänger der Abmahnung sei daher dazu verpflichtet,

- eine Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung abzugeben,
- einen Nachweis über die erfolgte Vernichtung der noch in seinem Eigentum/Besitz befindlichen Waren zu erbringen,
- Auskunft über die Mengen und Preise der ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Waren zu erteilen,
- sämtlichen Schaden zu ersetzen, der durch seine Handlungen entstanden ist bzw. künftig entstehen wird, und
- die durch die Beauftragung der Rechtsanwälte Grünecker entstandenen Kosten zu erstatten.

Anschließend wird der Abgemahnte unter Fristsetzung dazu aufgefordert, eine unterschriebene Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung, also eine sogenannte strafbewehrte Unterlassungserklärung, abzugeben.

In dem Abmahnschreiben der Grünecker Patent- und Rechtsanwälte folgen sodann mehrseitige Erläuterungen zu den Marken von Lacoste sowie zur Sach- und Rechtslage.

So wird dem Empfänger der Abmahnung zunächst einmal unterstellt, dass ihm „Lacoste“ bestens bekannt sei. Lacoste bestimme die strategische Ausrichtung der Marke „Lacoste" und sei unter anderem für die Rechtsdurchsetzung zuständig. Die Markenzeichen seien u.a. die Wortmarke „Lacoste" und ein stilisiertes Krokodil, welches zu den bekanntesten Kennzeichen der Welt gehöre. Lacoste sei von dem erfolgreichen französischen Tennisspieler Rene Lacoste gegründet worden, der unter anderem zehn Grand-Slam-Titel bei den French Open, Wimbledon und Forest Hills gewonnen habe. Rene Lacoste verwende ein stilisiertes Krokodil seit 1926. Seit 1933 - dem Beginn der Industriefertigung von Lacoste-Produkten - seien alle Produkte von Lacoste mit einem stilisierten Krokodil versehen. Lacoste sei damit das erste Bekleidungsunternehmen, das sein Logo - das Lacoste-Krokodil - gut sichtbar auf Kleidungsstücken angebracht habe. Auf den deutschen Lacoste-Webseiten unter lacoste.de sei zu erkennen, dass das Krokodil für sämtliche Produkte jeweils an prominenter Stelle optisch hervorgehoben verwendet werde. Alleine die deutschen Webseiten von Lacoste würden im Jahr durchschnittlich von circa 1,5 Millionen „Unique-Usern" (also neuen Besuchern) aufgesucht. Daneben führe Lacoste 25 eigene Ladengeschäfte in Deutschland, die Produkte mit dem berühmten Krokodil-Logo vertreiben. Lacoste vertreibe heute Bekleidung (Poloshirts, Hemden, T-Shirts, Pullover, Jacken und Mäntel, Hosen, Badehosen, Sportbekleidung), Parfüms, Schuhe, Taschen, Brieftaschen, Gürtel und Accessoires (Sonnenbrillen, Düfte, Mützen, Unterwäsche, Bettwäsche) mit dem berühmten Krokodil-Logo an prominenter Stelle. Aufgrund ihres überragenden Erfolges auf dem deutschen Markt habe Lacoste in Deutschland in den vergangenen Jahren einige Auszeichnungen erhalten, wie z.B. den Musikexpress Style Award 2012 oder den Men‘s Health Best Fashion Award 2009. Die dominante Marktpräsenz von Lacoste und ihre berühmten Marke sei allgegenwärtig. Ferner publiziere Lacoste auch ein eigenes Online-Magazin namens „Le Magazine", in dem - natürlich - das stilisierte Lacoste-Krokodil ebenfalls beworben werde. Lacoste erwirtschafte jährlich alleine in Deutschland einen Umsatz in Höhe von knapp 45 Millionen Euro, Tendenz steigend. Es würden in Deutschland durchschnittlich insgesamt über 1,2 Millionen Produkte verkauft, die - selbstredend - mit (zumindest) einem Krokodil versehen sind. Die Verpackung und Aufmachung der Original-Produkte sind ebenfalls mit dem berühmten Lacoste-Krokodil versehen. Die Werbeausgaben unserer Mandantin belaufen sich in Deutschland pro Jahr auf über 1,5 Millionen Euro im Durchschnitt.

Sodann heißt es zu den Lacoste- und Krokodil-Marken in der Abmahnung weiter, dass Lacoste Inhaberin diverser Markenrechte am Zeichen „LACOSTE“ und an dem stilisierten Krokodil, insbesondere der Unionsmarkenregistrierung Nr. 2979524 „LACOSTE", welche mit Priorität vom 17.12.2002 für „Bekleidungsstücke" in der internationalen Klasse 25 geschützt sei, und der Unionsmarkenregistrierung Nr. 2979581, welche mit Priorität vom 17.12.2002 für „Bekleidungsstücke" in der internationalen Klasse 25 registriert sei, und der Unionsmarkenregistrierung Nr. 17997884, welche mit Priorität vom 10.12.2018 unter anderem für „Polohemden" in der internationalen Klasse 25 registriert sei.

Im Anschluss daran wird dem Abgemahnten die mit der Abmahnung beanstandete Rechtsverletzung erläutert. Hierzu führen die Grünecker Patent- und Rechtsanwälte aus, dass durch den Import von Fälschungen die exklusiven Markenrechte von der Firma Lacoste SAS verletzt würden. Denn durch die Verwendung der streitigen Zeichen für identische Produkte komme es - nicht zuletzt aufgrund der enormen Bekanntheit und der damit verbundenen hohen Kennzeichnungskraft der Lacoste-Marke - bereits zu einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr. Die angesprochenen Verkehrskreise würden glauben, dass es sich bei den Fälschungsprodukten um Originalprodukte von Lacoste handele. Ferner sei anzunehmen, dass die Verkehrskreise glauben werden, dass der Abgemahnte in irgendeiner Art von geschäftlicher Verbindung mit Lacoste stehe, sei es in Form einer Kooperation, Lizenz oder sonstigen Genehmigung zum Vertrieb der Fälschungsprodukte. Schließlich würden die gefälschten Produkte bei den angesprochenen Kunden die Produkte und Marken von Lacoste in Erinnerung rufen. Spätestens nach dem Kauf würden die angesprochenen Verkehrskreise aus gewisser Entfernung zum Träger der Fälschungen keinen Unterschied zu den Originalprodukten von Lacoste mehr bemerken können. Diese sogenannte „Post-Sale-Confusion" sei über das Markenrecht ebenfalls geschützt und reiche für eine Markenverletzung aus. Es ist offensichtlich, dass es dem Empfänger der Abmahnung genau hierauf ankomme und er sich den Aufmerksamkeitswert der Lacoste-Marken zunutze machen wolle. Darüber hinaus gehe mit dem Import von Fälschungen eine offensichtliche Gefährdung sowie auch Ausbeutung des besonderen Rufs der bekannten Markenrechte einher. Unstreitig handele es sich bei den jahrzehntelang in erheblichem Umfang genutzten Marken von Lacoste um bekannte, wenn nicht sogar um berühmte Marken. Lacoste genieße den damit einhergehenden erweiterten Schutzumfang. In der Vergangenheit sei zudem bereits gerichtlich bestätigt worden, dass selbst Fälschungen, die sich deutlich weiter von den Originalprodukten unsere Mandantin entfernen, als dies im konkrete Fall der Fall sei, aufgrund der bekannten Lacoste-Marken verboten worden seien. Mit dem drohenden Vertrieb der Fälschungen gehe letztlich eine für Lacoste nicht zu akzeptierende offensichtliche Gefährdung sowie auch Ausbeutung des besonderen Rufs der bekannten Markenrechte einher. Dies geschehe zudem ohne jegliche eigene Gegenleistung.

Anschließt lässt Lacoste mit der Abmahnung Auskunft-, Schadenersatz- und Vernichtungsansprüche Geltend machen. Es soll die der Abmahnung beigefügte Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung innerhalb einer bestimmten Frist unterschrieben und zurückgeschickt werden. Andernfalls würden die Grünecker Patent- und Rechtsanwälte ihrer Mandantin Lacoste empfehlen, sofort gerichtliche Schritte einzuleiten. Darüber hinaus wird der Empfänger der Abmahnung dazu aufgefordert, schriftlich und unter Vorlage entsprechender Einkaufs- und Verkaufsbelege, Auskunft über Name und Anschrift der Hersteller, Lieferanten und/oder anderer Vorbesitzer und/oder der gewerblichen Abnehmer sowie über die Mengen und Preise der ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Produkte zu erteilen. Zudem sei der Abgemahnte dazu verpflichtet, Abmahnkosten aus einem Streitwert von 500.000,00 € und somit von mehr als 5.000,00 € zu erstatten und zu überweisen.

Die Forderungen von Lacoste haben es in sich!

Allein die geforderten Rechtsanwaltsgebühren von mehr als 5.000,00 € sind natürlich keine Kleinigkeit. Also lohnt es sich bereits schon deshalb, hier genauer hinzuschauen. Nach unserer Einschätzung dürfte die Forderung durchaus als „erhöht“ bezeichnet werden

Das Hauptproblem für den Abgemahnten ist allerdings die zusätzlich geforderte strafbewehrte Unterlassungserklärung. Hiermit bindet man sich lebenslänglich an Lacoste und verspricht die Zahlung einer Vertragsstrafe, falls man der Unterlassungserklärung in Zukunft zuwiderhandelt. Vertragsstrafen betragen in der Regel 5.000,00 € für jeden einzelnen Verstoß, sodass man genau wissen sollte, was man mit der Erklärung unterschreibt und worauf genau man in Zukunft achten muss, um auch nicht unabsichtlich gegen die Unterlassungserklärung zu verstoßen.

Zudem geht die Unterlassungserklärung, die der Lacoste-Abmahnung im vorliegenden fall beigefügt worden ist, deutlich über das heraus, was Lacoste selbst im Falle einer begründeten Abmahnung verlangten dürfte. Würde man diese Erklärung dennoch unterschreiben, würde sie aber trotzdem gelten – also selbst dann, wenn sich im Falle eines künftigen Verstoßes herausstellen sollte, dass man die Unterlassungserklärung zumindest in dieser Form gar nicht unterschreiben müssen.

Um solche Risiken und Rechtsnachteile von vornherein aus dem Weg zu räumen, empfiehlt sich die Abgabe einer sogenannten modifizierten Unterlassungserklärung. Solang die modifizierte strafbewehrte Unterlassungserklärung alle Formalien beinhaltet, muss das abmahnende Unternehmen sie akzeptieren. Lacoste hat also keinen Anspruch darauf, dass genau die Unterlassungserklärung abgegeben wird, die der Abmahnung beigefügt worden ist. Ein Anwalt für Markenrecht wird die Fallstricke erkennen und nur solche Erklärungen für Sie formulieren, die Sie aus rechtlicher Sicht zwingend abgeben sollten. Das ist allerdings ganz stark eine Frage des Einzelfalls, sodass generelle Formulierungen oder Muster nicht veröffentlicht werden können, wenn es um Markenabmahnungen von Lacoste geht.

Aus diesem Grunde erfolgt daher auch an dieser abschließenden Stelle nochmal der wirklich gut gemeinte Rat: Wenn Sie eine Abmahnung von Lacoste erhalten haben, nehmen Sie bitte sofort fachkundige Hilfe in Anspruch.

Natürlich können Sie sich im Rahmen eines für Sie unverbindlichen und kostenlosen Orientierungstelefonats auch gern an uns wenden. Wir sind seit knapp 20 Jahren im Markenrecht tätig und haben zahlreiche Markenverletzungsverfahren auf beiden Seiten betreut. Wir kennen somit die „Kniffe“ aus unserer Kanzleipraxis bestens und können auch Sie taktisch sinnvoll beraten oder vertreten.